美國Bot M8 LLC v. Sony Corp. of America案件摘要

陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/07)

Bot M8 LLC v. Sony Corp. of America, No. 20-2218 (Fed. Cir. 2021)

事實與案件歷程:

Bot M8 LLC (以下Bot M8)對Sony Corp. of America (以下Sony)提起專利訴訟,其中相關專利有US
8,078,540 (‘540專利)、US 8,095,990 (‘990專利)、US 7,664,988 (‘988專利)、US
8,112,670 (‘670專利)及US 7,338,363 (‘363專利)。

‘540專利係有關驗證遊戲程式未被操控之驗證機制,‘990專利係有關遊戲機並要求將遊戲資訊與相互驗證程式儲存於相同之媒體,‘988專利及‘670專利係有關具有故障檢測程式之遊戲裝置,‘363專利係有關可基於玩家之先前遊戲結果來改變未來之遊戲情況的遊戲機。

Bot M8主張Sony的遊戲機PlayStation 4及PlayStation網路侵犯‘540專利、‘990專利、‘988專利及‘670專利,並主張Sony的某些遊戲侵犯‘363專利。

Bot M8於美國聯邦紐約南方地方法院(Southern District of New
York)提出訴訟,Sony應訴並聲請移轉管轄至美國聯邦加州北方地方法院(Northern District of
California),紐約南方地方法院同意將案件移轉管轄至加州北方地方法院(下稱,地院)。

案件移轉後,地院召開案件管理會議並主動指示Bot
M8提出修正之訴狀,要求詳細陳述”被侵權之各個請求項的各個元件及/或解釋為何其無法達成”。地院並指示Bot
M8”若該產品你能於市場上買到並進行還原工程,你必須這麼做”, Bot
M8則回覆他們”願意將侵權對照表及技術特徵逐一比對(element-by-element)放入修正訴狀”。 Bot
M8更說明還原工程不是問題,因其”已拆解Sony PlayStaion”。地院設定2019年12月5日為修正訴狀之期限。

Bot
M8及時地提出第一次修正訴狀(FAC),Sony提出駁回起訴申請,地院於2020年1月23日舉行口頭辯論。在該會議上,地院詢問Bot
M8為何在FAC沒有引用Sony之原始碼,Bot M8則回覆PS4之原始碼並未公開且為加密的,由Sony的存取控制技術所保護。

地院於2020年1月27日之判決中准許Sony針對‘540專利、‘990專利、‘988專利及‘670專利之駁回起訴申請。於判決中,地院說明Bot M8已享有修正訴狀的權利,應不被允許重訴的機會,但仍給予Bot M8機會於2020年2月13日前提出。

地院發出駁回起訴之判決後兩天,其召開證據開示聽證(discovery hearing)。於該聽證,Bot
M8首次提出還原工程(即,越獄(jailbreaking))之疑慮,並說明之前未進行還原工程乃因該程序違反數位千禧年著作權法(DMCA)及其他反駭客法。地院詢問Sony准予還原工程,Sony同意。

2020年2月13日Bot M8提出准予修正訴狀的申請,並附加第二次修正訴狀(SAC),Bot
M8說明SAC係基於授權的還原工程所得之新證據。雖Bot M8於期限內提出SAC,但地院因Bot M8不符注意義務而拒絕該請求。地院認為Bot
M8於FAC即應包含該證據,地院說明依法”僅正當理由”能准予修正。

Bot M8進一步請求准予再審查法院拒絕准許修正之命令,並再次說明其在未取得Sony之允許前無法進行還原工程。地院拒絕該請求,其理由為Bot M8對於剩下的專利權與DMCA關聯性的理論並無判例支持,且未提供拘束性判決可指引不同的訴狀或修正規定。

Bot M8及Sony雙方對於‘363專利都請求即席判決。Bot M8請求侵權判決,Sony則請求未侵權及專利不適格判決。地院根據Alice[1]的判斷步驟,判決‘363專利之請求項1為抽象概念且不具進步性概念,因此‘363專利為專利不適格。再者,Bot M8雖提出專家證人證言,但地院認為該證言不足以推翻即席判決。地院於2020年8月19日做出有利於Sony之判決。

Bot M8上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

爭點與法院見解:

本案主要爭點在於:

  • 地院指示Bot M8提出第一次修正訴狀是否合法?
  • 地院駁回‘540專利、‘990專利、‘988專利及‘670專利之侵權起訴是否正確?
  • 地院拒絕Bot M8提出第二次修正訴狀及再審查請求是否合法?
  • 地院即席判決‘363專利為專利不適格是否正確?

A、關於‘540專利、‘990專利、‘988專利及‘670專利之爭點

針對上述(1),記錄顯示,於案件管理會議上,地院告訴Bot M8之法律顧問若欲再嘗試會給予機會重新起訴,否則地院會讓Sony提出駁回起訴之請求。Bot M8之法律顧問同意提出修正訴狀,而非辯護其原始訴狀,其並非被強迫提出修正訴狀。

再者,該地院的管轄法律亦規定,若原告之起訴狀不完整而可能被駁回,法院可給予原告機會做回覆。因此,CAFC認為地院有權要求修正訴狀,而本案中地院之程序亦為合理,並無違誤。

針對上述(2),聯邦民事訴訟程序規則8(a)(2)通常僅要求原告之主張具有合理、簡短及簡單的陳述,以顯示原告有尋求救濟的權利。另外,在規則12(b)(6)下,為避免起訴被駁回,訴狀必須具有足夠、被接受的事實,來陳述救濟的主張為明顯合理的。

於本案中,CAFC不認同地院指示Bot M8之法律顧問於訴狀中必須解釋”被侵權之各個請求項的各個元件及/或解釋為何其無法達成”,並重申原告於起訴階段不需自證其案件。原告不需以技術特徵逐一比對(element-by-element)的基礎來陳述被侵權。

CAFC引用最高法院之Iqbal[2]及Twombly[3]兩案指稱,相關的探究在於訴狀中之事實指控是否足以顯示原告有合理的救濟主張。亦即,根據Iqball/Twombly的標準,原告不得僅列舉請求項元件且單純地總結被控侵權物具有該等元件,來宣稱侵權主張為合理的。

依據上述原則,CAFC同意地院駁回‘540專利及‘990專利之起訴的理由,因Bot
M8的主張僅為結論式的且有矛盾之處,但認為地院駁回‘988專利及‘670專利之起訴的理由有誤,因地院對於訴狀之要求過高。具體而言,針對‘988專利及‘670專利,CAFC認為Bot
M8於FAC已提供足夠的證據,顯示其有合理的救濟主張。

針對上述(3),CAFC指稱雖FAC對於‘988專利及‘670專利來說已足夠,但認為地院拒絕針對4個專利之SAC為正確的。

Bot M8雖辯稱SAC為必要的,因其受到DMCA及其他反駭客法的拘束,但CAFC認為於案件管理會議乃至於FAC提出,Bot M8皆未對該爭點有任何表示。因此,CAFC認為Bot M8提出之SAC並無正當理由,地院拒絕SAC的提出及再審查請求並無違誤。

B、關於‘363專利之爭點

針對上述(4),地院認為‘363專利之請求項1列舉抽象概念如,依據之前的結果來增加或減少多人遊戲之風險-獎賞比率,或更廣義地來說增加或減少困難度,但並未記載如何達成該結果,說明書亦未提供任何說明。地院更進一步指稱請求項僅列舉習知電腦裝置的結果導向使用方式,且本質上,說明書、專利權人或專利權人之專家證人皆未明確說明‘363專利所解決的技術問題。因此,‘363專利為專利不適格。

CAFC認為地院的分析並無違誤,因此確認‘363專利為專利不適格。

綜上所述,CAFC確認地院部分判決,並推翻地院部分判決。本案發回地院重新考量有關‘988專利及‘670專利之侵權爭點。

摘錄:陳昭佑 專利師

[1] Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 217–18 (2014)

[2] Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009)

[3] Bell v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007)

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