110年新修電腦軟體審查基準重點整理

陳仕勳 台灣專利師 / 中國專利代理師考試合格 (110/07)

 

經濟部智慧財產局日前針對專利審查基準第二篇第十二章的電腦軟體相關發明專章進行了修訂,歷經幾次的討論以及公聽會,始完成本次修訂內容的定版。此版本之審查基準於2021年07月01日起開始實施。

本次對於電腦軟體相關發明專章的修訂,是基於2014年的版本所進行的,修改幅度相當地大,不但對部分的既有規定做了調整,也增加了部分章節來為電腦軟體相關發明的定義以及審查注意事項進行更清楚的規定。最重要的是,本次修訂增加了大量的案例,力求讓申請人能夠更容易理解審查基準中的規定,而不會與智慧局的解釋產生歧異。

本次較需注意的修訂內容,大致包括下列幾個部分:一、對於「可據以實現要件」的規定進行補強;二、放寬專利標的的認定;三、新增「為說明書所支持」子章節;四、新增「發明之定義」章節; 五、於專利要件章節中增加進步性判斷的特別規定;六、於章節最後提供大量案例。本文將針對上列修改重點進行慨略性的介紹。

一、對於「可據以實現要件」的規定進行補強:

首先,審查基準第二篇第十二章的前言部分,已於本次修訂中被調整為「凡申請專利之發明實現時以利用電腦軟體為必要者,為電腦軟體相關發明,適用本章之規定」,並且智慧局於修改說明中指出,此處係經過參考日本、韓國之審查基準後所進行的修正,目的在於明確化電腦軟體相關發明的定義,避免申請人產生「請求項之發明中有記載電腦軟體者,即為電腦軟體相關發明」的誤解。由此即可見,本次針對電腦軟體相關發明專章所做的修訂,其核心價值在於明確定義到底什麼是電腦軟體相關發明。

關於說明書的記載必須達到的可據以實現要件之判斷,除了適用第一章第1.3.1節之規定外,本次修訂更強調了「使發明所屬技術領域中具有通常知識者無須過度實驗,即能了解其內容並據以實現」的概念。本次修訂強調,由於在電腦軟體技術領域,申請專利之發明常以功能界定,為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現,說明書應明確充分描述實現該功能的相關技術內容(例如演算法)。更舉例,如係藉助特定的軟、硬體工具或架構據以實現其功能,例如特定的程式語言、函式庫、整合開發環境(IDE)、工具套件、資料庫、(類)神經網路模型等,不論其屬商用或開源(open source)應於說明書中予以揭露

筆者認為,電腦軟體技術的發展迅速且技術方向發散,前述之軟、硬體工具或架構的可能態樣實不計其數。本次修訂後之審查基準藉由提供諸多案例,旨在希望申請人所撰寫的說明書內容可令本技術領域中具有通常知識之人能夠確定一個具體範圍,進而足以特定出可據以實現所請技術內容的特定軟、硬體工具或架構。對於專利申請人來說,未來勢必需要花費更多的心思與時間來設計說明書的揭露內容,對於電腦軟體相關專利的申請人來說,不得特別留意。

二、放寬專利標的的認定:

首先,對於物之請求項,本次修訂係參考了EPO審查基準及日本特許廳審查手冊,增加了「物之請求項無須每一特徵均為結構上的限制條件」的說明,明顯放寬了以物的形式撰寫電腦軟體相關請求項時的限制要件。

其次,將物之請求項的其中一種態樣:電腦程式產品請求項,修改為電腦程式(產品)請求項,即,將以”電腦程式產品”為標的之請求項,放寬到非為產品的”電腦程式”本身,亦可視為對專利標的的進一步鬆綁。

接著,本次修訂正式將資料結構(產品)請求項列入物之請求項的其中一種態樣,並且給出具體的案例進行說明。筆者認為,也許是受到美國聯邦巡迴上訴法院於2016年做出的Enfish LLC v. Microsoft (Fed. Cir. 2016)一案判決的影響,而正式將資料結構(產品)請求項列為具備適格性要件的電腦軟體相關專利的專利標的。然,目前具備此類型請求項的相關案件並不多,申請人仍需持續關注後續的申請發展。

最後,本次修訂在專利標的相關章節最後的審查注意事項的子章節中特別提及:「請求項之標的名稱採用「電腦程式(產品)」以外之用語,例如程式模組函式庫支持向量機()神經網路()神經網路模型等,如參酌說明書、圖式所記載之內容及申請時之通常知識,可明確了解請求項所載之發明實質上為「電腦程式(產品)」者,不屬於請求項不明確之情形。無須要求申請人將標的名稱修正為「電腦程式(產品)」或在原標的名稱後附加「裝置」、「系統」,由此,可明顯看出智慧局欲大幅鬆綁電腦軟體相關專利的專利申請標的之野心。筆者認為,本次修訂對於業界內經常接觸、研究並且需要申請各種新興軟體類型相關專利之申請人來說,無疑不是一大利多。

然而需注意的是,雖然上述列舉了多項鬆綁專利申請標的的內容,但本次修訂亦增加了大量的案例用以說明智慧局所認定的請求項不明確之情形。對於有意願嘗試以較新態樣的專利申請標的來尋求軟體專利保護的申請人來說,亦不得不特別留意。

三、新增「為說明書所支持」子章節(2.2.4)

這個子章節的內容主要是規定當電腦軟體相關發明以功能界定時,如何判斷是否為說明書所支持,以及其與可據以實現要件間的關係。此子章節中要求審查委員在進行審查時,應以說明書揭露之內容為基礎,參酌申請時之通常知識,判斷由說明書揭露之內容是否能延伸至請求項之全部範圍

具體地說,本子章節中主要的說明對象是以功能界定的請求項。其中,明確規定如果請求項中界定的功能雖得以說明書中記載的特定方式實現,但該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能明瞭該功能還可以採用說明書中未提到的其他替代方案來實現,或者有充分的理由懷疑說明書中記載之特定方式無法達成該功能時,則應認定以功能界定的請求項無法為說明書所支持。而當以功能界定之請求項範圍過廣以至於無法為說明書支持,通常也就表示發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書內容僅能實現請求項之部分範圍,而無法實現全部範圍

由上述內容可看出,本章節的重點在於強調即便是以功能界定的請求項,仍然需要注意請求項不當概括的問題。筆者認為,雖請求項係以功能界定,但說明書中最好能夠記載一個或一個以上能夠確實實現該功能的實施範例,藉此令請求項所界定之功能能夠為說明書所支持,進而達到上述”說明書揭露之內容能延伸至請求項之全部範圍”的具體要求。筆者認為,此部分要求與以步驟、元件所界定的方法請求項以及系統、裝置請求項並無二致。

值得一提的是,本子章節最後增加說明審查人員在通知請求項無法為說明書所支持之核駁理由(不符專利法第26條第2項之規定)時,亦得一併通知說明書違反可據以實現要件(不符專利法第26條第1項之規定)。換句話說,智慧局暗示在實務上,若一申請案被認定請求項無法為說明書所支持,則通常也會被認定說明書因揭露不清、不夠周全或缺乏充足的實施範例,而缺乏可據以實現要件。對此,筆者認為在撰寫電腦軟體相關專利的專利申請案時,若使用了功能界定的請求項,則必須確保說明書的內容足夠充分,或者需注意請求項之範圍沒有過於寬廣而無法被說明書的實施例所支持,否則一旦被認定同時違反專利法第26條第1、2項之規定,則恐難以藉由單純的修改請求項以及提出答辯的方式來進行補救。

另外,本次修訂進一步明定審查委員的審查權限,即對於請求項中僅以功能界定之技術特徵,可以先解釋為包含任何能達成或實現該功能之裝置或步驟並據以進行先前技術檢索與比對,再由申請人舉證說明差異,或應解釋為手段功能用語。據此,不難想像未來電腦軟體相關專利在提出專利申請後,收到至少一次核駁的機率應會提高不少。

四、新增「發明之定義」章節(3)

本章節應屬本次修訂最為重大的變更。在本章節中,智慧局明定了電腦軟體相關發明是否符合發明之定義的判斷規則,係採用如下所述之二步法,包括第一步驟判斷是否屬於明顯符合或不符發明定義之態樣;以及第二步驟判斷藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現。具體判斷流程如下圖所示。

(上圖截自本次新修訂之審查基準)

在第一步驟中,主要是判斷電腦軟體相關發明是否屬於「具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」或「具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者」的第一類態樣,或是否屬於「非利用自然法則者」或「非技術思想者」之第二類態樣。若屬第一類態樣,則可認定直接符合發明定義若屬於第二類態樣,則可直接認定不符合發明定義。反之,若電腦軟體相關發明不屬於上述第一類態樣及第二類態樣,就需要再進入第二步驟來做進一步判斷。需注意的是,本次修訂特別指出若一方法發明經第二章第1節之規定判斷,已屬於利用自然法則之技術思想之創作,則令電腦執行該方法之電腦程式,或執行該方法之電腦、系統,通常其發明整體亦屬於利用自然法則之技術思想之創作,而符合發明定義,無需再另為判斷。

第一類態樣中的「具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」係包括:(1)基於控制對象之機器等或與控制對象相關連之機器等的構造、構件、組成、作用、功能、性質、特性或作動等,而對前述機器等進行控制者;(2)依據機器等之使用目的,為具體實現其作動而對前述機器等進行控制者;(3)對於包含有複數個相關連機器之系統進行整合式控制者。由此可看出,只要一發明具有1.基於機器本身或周邊機器的特徵來對該機器進行控制;2.為達成機器本身的使用目的而控制該機器;或是3.控制由多個相關連機器組成的系統的技術特徵,就可以被視為是「具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者」的態樣,屬於明顯符合發明之定義。

第一類態樣中的「具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者」係包括:(1)對於表現出物體技術性質的數值、圖像等資訊,基於其技術性質執行計算或處理,以獲得數值、圖像等資訊者;(2)利用物體狀態與其相應現象間的技術上相關關係進行資訊處理者。由此可看出,只要一發明具有1.對物體本身具有技術性質的資料、資訊(例如人類之生理訊號)進行與該技術性質相關的轉換、計算或處理;或是2.對技術上具有相關性的資訊(例如兩輛車之間的相對速度)進行計算或處理者的技術特徵,就可以被視為是「具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者」的態樣,屬於明顯符合發明之定義。

筆者認為,也許申請人無法直覺地理解上開規定的字面意義,但在本章節中智慧局亦增添了許多新的案例,應可使申請人在參考、閱讀後,更容易理解上開規定的實質意含。

第二類態樣中的「非利用自然法則者」或「非技術思想者」則較直接且易懂。具體地,「非利用自然法則者」指的是發明為1.人為安排;2.自然法則以外之規律或人為規則;3.數學公式或數學方法;4.人類的精神或心智活動;及5.僅利用14者,例如商業方法。此部分雖為本次修訂所新增之規定,但整體與第二章第1.3.4節非利用自然法則者之規定大致相同。另一方面,「非技術思想者」指的是單純之資訊揭示。此部分係直接適用第二章第1.3.5.2節之相關規定。若電腦軟體相關發明涉及上述情況,就可以被視為屬於明顯不符合發明之定義。

若於第一步驟中無法判斷電腦軟體相關發明是否屬於明顯符合/明顯不符合發明定義,則需再進入第二步驟中做更進一步的判斷。

第二步驟中的「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」指的是”藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作,依據資訊處理之目的建構出特定的資訊處理裝置或方法”,也就是說,發明必須建構出一套特定的裝置或特定的方法,而非僅以一般通用性電腦來執行一般通用性軟體。筆者認為,此部分修改似乎是受到美國近期對於專利適格性(35 U.S.C. 101)之判斷標準的影響,意即,若一發明係僅以一般通用性載體(generic placeholder)執行抽象概念(abstract idea),則該發明無法被認定為具備專利適格性。

需注意的是,本章節中特別強調,上開文字雖規定需要電腦軟體與硬體資源之協同運作,但若請求項中已記載特定之資訊處理技術手段,則請求項中不以記載特定的硬體資源為必要。也就是說,只要一發明的請求項已記載了可以實現特定資訊處理技術手段的電腦軟體,則請求項可以僅記載一般硬體資源或不記載任何硬體資源,此時仍可認為該發明符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」之態樣。反之,即使一發明的請求項中記載了硬體資源,但只要沒有記載電腦軟體與硬體資源的協同運作,或無法實現特定的資訊處理或計算,則該發明仍然不符合「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」之態樣。

五、於專利要件章節中增加進步性判斷的特別規定:

關於電腦軟體相關發明的專利要件中的進步性判斷,除了適用第三章第3節「進步性」之一般性規定外,本次修訂進一步增加了特別規定,其中包括定義發明所屬技術領域中具有通常知識者的範圍以及明定進步性之判斷步驟,但此部分與進步性的一般性規定差異並不大。

本章節之修訂較值得注意的地方,在於否定進步性的因素與一般性規定的差異,以及明定肯定進步性之因素包括有利功效及發明具有無法預期之功效。

否定進步性的因素包括:(1)有動機能結合複數引證;及(2)簡單變更。在(1)有動機能結合複數引證的部分,係需考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。此部分除了在本次修訂中增加了數個案例外,與第三章第3節的進步性之一般性規定大致相同。而在(2)簡單變更的部分,則增加/修訂了幾個應考量事項,包括「在電腦虛擬空間重現申請時之通常知識」、「申請時通常知識之應用或變更」與「無助於技術效果的特徵」。並且,本次修訂為前一版審查基準中的幾項否定進步性的因素給出了具體的案例。

至於肯定進步性之因素,則包括(1)有利功能;及(2)發明具有無法預期之功效,其規定與第三章第3節的進步性之一般性規定大致相同。值得注意的是,其中針對電腦軟體相關發明的部分特別指出下列兩個重點:1.數學公式、商業方法、資訊揭示內容、美術規劃等產生的效果並非技術效果,原則上不屬於有利功效,但若於發明中實現時涉及了技術考量或克服了技術困難,對於技術效果有貢獻者,仍須併予考量;及2.利用系統化或電腦來實現商業方法所得到使用便利、處理速度快、正確率高、處理資料量大、資訊電子化等功效,因屬於電腦軟體相關領域的一般性或當然功效,因此通常不認定為有利功效或是無法預期之功效

六、於章節最後提供大量案例:

本次修訂除了於各章節中分別增添可供參考之案例外,於章節最後另增加了20個參考案例,其中包括用以說明可據以實現要件的相關案例共2例、用以說明發明定義的相關案例共13例、用以說明進步性的相關案例共5例,該些案例有助於申請人進一步理解本次的修訂內容該如何適用。

然而,電腦軟體相關發明的技術與其他技術領域的技術相比係相對複雜,說明書及請求項之架構、邏輯及範圍有時候並不好判斷。相較之下,智慧局雖於本次修訂提供了大量的新案例,但該些案例多以簡單、明確且較為極端的狀況為例,並且該些案例中已有部分存在於前一版的審查基準中,僅於本次修訂增加了說明。因此,筆者認為該些案例僅足以令申請人對新修審查基準的修訂內容進行初步理解,但要能夠精確認定一發明是否符合相關規定,仍需仰賴申請人藉由日後大量的實務經驗來達成。

編輯人:陳仕勳 專利師

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