淺談國內優先權限制

王耀華 專利師 (110/07)

 

在先前外商事務所短暫的工作時間裡,印象最深刻的就是聽小主管談他一些處理案件的經驗,常掛在他嘴上的就是把專利撰稿比喻做到客戶家裡修水電,一定事先要把該帶的工具帶齊,免得到客戶家中才發現白跑一趟。相對於專利申請的工作,專利師或是專利工程師一定要請客戶提供完整的技術揭露,以避免在申請階段,發現極為接近的前案,而無法在原始說明書中找到與前案有新穎性/進步性區隔的差異特徵;甚或因為揭露的技術含量不足,而有揭露不足、不能據以實施的問題。

然而在實務上,因為申請人常常因為要搶申請日,希望申請案在產品上市前提出,或是希望能儘早取得申請日而能減少前案引證機會,會壓縮到事務所撰稿人員的時間,造成揭露上的不充足或是不精確。此外,有些發明人是希望保留重要的關鍵結構/步驟作為營業祕密,所以並未在申請階段將它們揭露出來。

上述問題所產生的結果,往往是發明人在看到審定意見時,才發現他們發明與引證文件的差異特徵,是他們當初選擇沒有揭露的部份。就像小老闆講的狀況,這個申請案已經錯失了申請時機,必須再花額外的時間補救。一般申請人想到的解決方式是用國內優先權覆蓋以增加特徵,但是國內優先權有其限制及陷阱,簡介如下。

  1. 就時間點而言,後申請案須在基礎案的申請日一年之內提出申請,因此除非發明人提早發現揭露不足,或是基礎案在申請日一年內即得到審定意見,得知原始說明書可能有揭露不足的缺陷,否則無法使用國內優先權覆蓋。
  2. 就特徵本質而言,後申請案應就先申請案記載於專利說明書、申請專利範圍或圖式中的相同發明或新型主張優先權。

換言之,優先權是以對後申請案的請求項逐項判斷是否能享有基礎案的申請日(優先權),以台灣審查基準的案例而言,

圖3, 4是後申請案(假設申請日是2020/12/1)以本國優先權覆蓋所新增的圖,分別保護遊嵌連結部分之相對面形成球面狀及圓弧狀。因此下列請求項中,請求項1, 2可以享有基礎案的優先權(申請日為2020/1/1),而請求項3, 4不能享有基礎案的優先權,而使其申請日為較晚的日期。

1.一種工作機械之桌檯驅動裝置,其具備載置工作件之加工用工作

檯 12;與和前述加工用工作檯 12 以具有間隙的遊嵌連結之驅動用

檯 13 與;連結在前述驅動用檯 13 的檯驅動手段;對前述遊嵌連結

部分 14 供給高壓空氣之高壓空氣供給手段而組成者。

2.如申請專利範圍第 1 項所述之桌檯驅動裝置,其中在遊嵌連結部分之相對面形成平面狀者。

3.如申請專利範圍第 1 項所述之桌檯驅動裝置,其中在遊嵌連結部分之相對面形成球面狀者。

4.如申請專利範圍第 1 項所述之桌檯驅動裝置,其中在遊嵌連結部分之相對面形成圓弧狀者。

由上述說明可知,除非新增特徵的時間點能足夠及時,或是其有顯著之特色,否則僅藉由特徵的補充,可能難以提高申請案的機率。

對於一案兩請的案件而言,由於對應基礎案(假設為發明案件)的新型案件會在形式審查後公開(假設在2020/8/1)公開,因此會讓此公開的新型案件成為在後申請案中無法享受國內優先權請求項(亦即上述的請求項3, 4)的前案,若遊嵌連結部分之相對面形成球面狀及圓弧狀之特徵針對於平面狀遊嵌連結部分並無進一步功效,則後申請案之請求項3,4可能對於申請人自己的公開新型案沒有進步性。尤有甚者,若申請人是為了克服審定意見前案而補強新的技術特徵,則請求項3, 4仍可能被原先引證前案及申請人自己的公開新型案組合而核駁。

對於大陸國內優先權而言,有些比較細微的規定 (1) 相同主题的認定:依據大陸專利法第二十九條所述的相同主題的發明或者實用新型,是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型。(2) 請求項記載方式:要求外國優先權的申請中,除包括作為外國優先權基礎的申請中記載的技術方案外,還可以包括一個或多個新的技術方案…如增加了反映說明書中新增實施方式或實施例的從屬權利要求,或者增加了符合單一性的獨立權利要求

綜合前面第(1)(2)點的規定,在實務上我們的大陸代理機構通常建議我們在申請大陸的國內優先權案件時,對於後申請案而言,會要求獨立項必須與基礎案完全相同,而將新增特徵寫到附屬項,以符合上述規範。

由上述說明可知,國內優先權案件在時間點、新增特徵的有效申請日、甚或獨立項的內容都有其限制,若申請人對其申請之技術有不同方向的研發,則建議應該考量以新申請案方式提出,以避免囿於時間性、技術單一性及潛在獨立項範圍不能變更的限制。

提供專家評論文章
若您對華鼎專家評論文章有任何建議,也歡迎透過email連繫。
回到頂端