美國判決PersonalWeb Technologies LLC v. Google LLC摘要

陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/08)

PersonalWeb Technologies LLC v. Google LLC, No. 20-1543 (Fed. Cir. 2021)

事實與案件歷程:

本案係關於PersonalWeb Technologies LLC (以下PersonalWeb)的專利US 7,802,310 (以下‘310專利)、專利US 6,415,280 (以下‘280專利)及專利US 7,949,662 (以下‘662專利)。

簡言之,該些專利相關於一種資料處理系統,其依據內容對各個資料指定實質上唯一的名稱,即內容導向的識別碼。該些識別碼經由數學演算法,例如密碼雜湊或訊息摘要函數,來產生,且該些識別碼會隨著資料內容改變。

該些專利的請求項利用此種識別碼來執行各種資料管理功能。例如,‘310專利的請求項24為一種方法,利用內容導向識別碼來控制存取資料。該方法基本上包含三個步驟:(1)接收一請求,該請求具有用於資料項目的內容導向識別碼;(2)比較該內容導向識別碼與複數的數值;及(3)依據比較結果,准許或不准許對資料項目的存取。

另外,‘280專利的請求項利用內容導向識別碼來取得資料項目,‘662專利則利用內容導向識別碼來標記重複的資料項目以進行刪除。

PersonalWeb對Google LLC、YouTube, LLC、FACEBOOK, INC.、EMC
CORPORATION及VMWARE, INC.等公司提起侵權訴訟。而在地方法院時,因數件多方複審(Inter Parte Review,
IPR)而中止。針對該些IPR,專利審判及上訴委員會(PTAB)判決所有被挑戰的請求項不具專利性(包括‘280專利的請求項26、38及‘662專利的請求項30)。其理由為,利用雜湊內容的識別碼來進行資料管理已揭示於先前技術,且聯邦巡迴上訴法院(CAFC)亦已確認該些IPR判決無誤。

再者,在另一件不同的IPR中,PTAB亦判決‘310專利的數個請求項不具專利性,CAFC確認PTAB的請求項解釋無誤,但發回要求依據正確的程序限制來重新審查非顯而易見性。但基本上,CAFC於該IPR已確認內容導向識別碼為習知。

在訴訟中止結束後,被上訴人請求即席判決剩下的請求項為不符合35 U.S.C. § 101為專利不適格。地方法院准予判決,PersonalWeb提出上訴。

爭點與法院見解:

本案主要爭點在於:

  • 地方法院的專利不適格結論是否正確?

CAFC依據最高法院Mayo[1]及Alice[2]兩案所確立的二步驟判斷法,來討論專利適格性。

在第一步驟中,必須先判斷請求項是否導向專利不適格之概念。CAFC先評估請求專利之技術相對於先前技術的重點,來判斷整體請求項的性質是否導向排除的請求標的。CAFC認為判斷結果為是,請求項導向抽象概念。

PersonalWeb辯稱請求項導向「在連網的電腦中用於全部資料項目之實質上唯一的、運算法衍生的、內容導向的辨識碼,其准許在網路中具有不同運算及儲存系統的電腦在定位及流通資料時,不需知道網路內任一裝置的資料系統或任一資料項目的常規名稱」。

相對於此,地方法院總結該些專利導向三步驟的程序:(1)利用雜湊或訊息摘要函數產生的內容導向識別碼;(2)比較該內容導向識別碼與其他項目,即另一內容導向識別碼或對於資料的請求;及(3)提供存取、拒絕存取或刪除資料。CAFC依據請求用語,採納地方法院的觀點。

雖然PersonalWeb批評地方法院係總結該些專利為三步驟的程序,但CAFC認為該簡述與PersonalWeb對抗§
101的陳述並無具意義的差異性。因此,CAFC認為該些功能為心智歷程(mental
process),「可在大腦內執行」或「利用鉛筆及紙」來達成。CAFC認為被上訴人所舉之圖書館利用電話號碼來做為識別碼的例子具有教示性,系爭專利雖在電腦環境進行,仍未逸脫於抽象概念的領域。

首先,利用內容導向識別碼,CAFC已於Erie[3]一件說明其為抽象概念,而利用演算法來產生此種識別碼並未降低其抽象性。其次,CAFC認為比較內容導向識別碼與其他數值僅為心智歷程,亦為抽象概念。最後,資料管理功能亦為心智歷程,為抽象概念。CAFC特別指稱Symantec[4]及Erie兩案與本案特別相似且具有教示性。

再者,PersonalWeb雖辯稱系爭專利利用新方式來於電腦網絡中定位及流通資料可提高效率,但CAFC指出提高效率本身並不會使抽象概念較不抽象。總而言之,請求項重點僅在於利用一般電腦將手動程序自動化,因此未通過第一步驟。

在第二步驟中,必須尋找進步性概念(inventive concept)足以使系爭專利顯著地多於(significantly more
than)不適格概念。PersonalWeb辯稱請求項已具有進步性概念,因其利用習知技術未使用的密碼雜湊。但CAFC認為該者並未「多於」,更不用說「顯著地多於」抽象概念本身。

CAFC檢視系爭專利的請求項內容後,認為其皆為抽象概念,即使接受PersonalWeb利用非習知技術的觀點,其僅為「新的」抽象概念,但仍為抽象概念。具體來說,PersonalWeb的請求項僅在於自動化或其他方式來使傳統方法更有效率,其創新係在非適格專利標的上的創新。

最後, PersonalWeb辯稱因說明書所產生的事實問題使得根據訴狀所做判決(judgement on the
pleading)不適當,但CAFC認為爭執重點是「在非抽象應用領域中的進步性概念」,但PersonalWeb之說明書中的改善並未符合該要件。相對的,其完全落在抽象概念領域,且不具有在非抽象應用領域中,可信地據稱的創新。因此,CAFC認為根據訴狀所做判決為適當的。

綜上,CAFC確認地方法院專利無效的判決無誤。

摘錄:陳昭佑 專利師

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 85 (2012)

[2] Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 216 (2014)

[3] Intell. Ventures I LLC v. Erie Indem. Co., 850 F.3d 1315, 1325 (Fed. Cir. 2017)

[4] Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307, 1313 (Fed. Cir. 2016)

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