美國Chemours Co. FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd.案件摘要

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陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/08)

Chemours Co. FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd., No. 20-1289 (Fed. Cir. 2021)

事實與案件歷程:

本案為針對兩件多方複審(Inter Parte Review, IPR)之上訴所組成。

Daikin Industries, Ltd.及Daikin America, Inc. (以下總稱Daikin)對Chemours
Co. FC, LLC(下稱Chemours)的專利US 7,122,609(‘609專利)的請求項1~7及專利US
8,076,431(‘431專利)的請求項3、4提出IPR。

‘609專利係關於”擠出成型(extrusion)”,其藉由拉動線體通過熔融的聚合物來塗佈並絕緣線體,以形成藉由聚合物來絕緣的通訊纜線。具體而言,Chemours的專利有關一種具有獨特性質的聚合物,藉此在高速擠出成型中,仍能製造高品質塗佈於通訊纜線上。

本案主要爭點在於,請求項提供該聚合物包含具體的溶體流動率(MFR)為30±3 g/10 min。專利審判及上訴委員會(PTAB)認為‘609專利及‘431專利相對於專利US 6,541,588(“Kaulbach”)而為顯而易見的。

Chemours因而上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

爭點與法院見解:

本案主要爭點在於:

  • ‘609專利及‘431專利的顯而易見性結論是否正確?

Chemours首先爭論PTAB之顯而易見的最終決定為錯誤的,因其對於組合動機的事實認定並未受到實質證據的支持。具體而言,Chemours認為Daikin因無法證明當領域通常知識者會修改Kaulbach的聚合物來達成系爭發明,因此不滿足舉證責任。

Kaulbach揭露針對高速擠出成型溶體流動率可大於等於15 g/10 min,並揭露溶體流動率可為24 g/10
min,並強調其具有”非常窄的分子量分布”。
Kaulbach發現長久來認為高速擠出成型需要較寬的分子量分布並不正確,因較窄的分子量分布表現較佳。

PTAB認為Kaulbach已揭露溶體流動率可大於等於15 g/10
min,當領域通常知識者有動機基於Kaulbach來提高溶體流動率至系爭發明的範圍。再者,基於Kaulbach的揭露為了達成更高的塗佈速率,PTAB認為並無明確理由顯示,當領域通常知識者有什麼動機仍保持在較窄的分子量分布。另外,PTAB亦認為Kaulbach未明確界定”窄”及”寬”的標準,因此當領域通常知識者有動機提高溶體流動率,即使會使分子量分布變寬。

CAFC認為PTAB的顯而易見結論並未受到實質證據的支持。CAFC認為PTAB明顯忽略了Kaulbach對於系爭專利為相反教示,反而依據其他具有Kaulbach所欲解決之問題之引證的教示,來說明當領域通常知識者有動機依據Kaulbach來提高溶體流動率,但未說明如何保持在Kaulbach所需的”非常窄的分子量分布”。

CAFC認為PTAB雖解釋Kaulbach未明確界定”窄”及”寬”之標準,但仍無法解釋當領域通常知識者為什麼有動機,在可能改變Kaulbach之進步性概念之較窄分子量分布的情況下,去提高Kaulbach的溶體流動率至系爭範圍。尤其是,Kaulbach已相反教示已知的方法為了提高溶體流動率,會使分子量分布變寬。

另外,在做出顯而易見的判斷之前,PTAB亦分析了Chemours之非顯而易見性的客觀指標(objective
indicia)。Chemours爭論PTAB認為系爭發明與Chemours之商業化聚合物”FEP
9494”的關聯性不足,必須要利用市場份額來證明商業成功等分析為錯誤的。再者,Chemours亦爭論PTAB在認定系爭專利為封鎖性專利上,有法律使用的違誤。

CAFC認為PTAB當然可以在考量證據後,於適當的情況下,發現Chemours的總銷售額資料若沒有加上市場份額資料不足以顯示商業成功,然而PTAB的分析錯在,其認為總銷售額資料在缺少市場份額資料的情況下,”不足以建立商業成功”的客觀指標。

最後,CAFC說明封鎖性專利係指一較早專利使一較後的發明(即,爭議中的專利)無法實施。封鎖性專利係較早的專利,可能會阻止非所有權人或非被授權人投資資源於製造、發展及行銷較後的發明。因此,涵蓋系爭發明的系爭專利,不可能為封鎖性專利。

綜上,CAFC推翻PTAB的決定。

摘錄:陳昭佑 專利師

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