美國Seabed Geosolutions (US) Inc. v. Magseis FF LLC案件摘要

陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/08)

Seabed Geosolutions (US) Inc. v. Magseis FF LLC, No. 20-1237 (Fed. Cir. 2021)

事實與案件歷程:

Magseis FF LLC(以下Magseis)以US RE45,268E1(以下’268專利)對Seabed Geosolutions
(US) Inc.(以下Seabed)提起侵權訴訟,而Seabed則對’268專利提出多方複審(Inter Parte Review,
IPR)。

’268專利為用於地震探勘的地震儀(seismometer),其獨立項皆記載有「受波器(geophone)內部地固定於(internally fixed)」「殼體」內或地震儀之「內部腔室」內。

專利審判及上訴委員會(PTAB)發現引證沒有揭示受波器的限制條件,因此認為Seabed無法證明’268專利不具專利性。Seabed因此上訴,爭執PTAB錯誤地解釋受波器的限制條件。

爭點與法院見解:

本案主要爭點在於:

  • PTAB的專利範圍解釋是否正確?

首先,CAFC說明,在2018年11月13日前提出的IPR,其解釋專利範圍是以最寬廣合理解釋(BRI)原則來進行。CAFC更一步說明,依據此原則仍以內部證據為首要,只有當內部證據不一致時才佐以外部證據。

PTAB完全依據外部證據,解釋「受波器內部地固定於殼體內」為需要未架設於常平架(non-gimbaled)的受波器。然而,CAFC則先依據內部證據,包含請求項、說明書及申請歷史,來做解釋。

基於此,CAFC依據內部證據,認為在這裡「固定(fixed)」為具有通常含義,即貼附(attached)或卡掣固定(fastened),而副詞「內部地(internally)」及介係詞「於…內(within)」則用於明確受波器與殼體的關係,並非受波器的種類。

CAFC說明,上述解釋與’268專利的說明書一致,該說明書已描述將受波器安裝(mount)在殼體內為關鍵特徵。

相對於此,說明書全然未說明受波器為「架設於常平架(gimbaled)」或「未架設於常平架(non-gimbaled)」,亦未提供理由來排除常平架。另一方面,未提及並不支持將「架設於常平架的受波器」從請求項解讀排除。

Magseis承認「架設於常平架的受波器」在相同領域為常見的,且’268專利的說明書亦揭示了「架設於常平架的時鐘」,表示申請人在發明時已知道常平架。CAFC據此認為若專利權人欲區別「架設於常平架」及「未架設於常平架」的受波器,其應知道該如何表示,但其並未表示。

另外,CAFC認為Magseis之說明書已限制請求項為「未架設於常平架之受波器」的論點並不具說服力。具體來說,Magseis雖引用圖1及說明書相關段落陳述其為「未架設於常平架之受波器」,但Magseis之專家證稱圖1並非機械性的圖式,而說明書相關段落僅揭示習知的受波器內部地裝設於腔室內。換言之,未揭示常平架無法證明沒有常平架。

再者,申請歷史則暗示「固定」可解釋為「安裝(mounted)」或「卡掣固定(fastened)」。因此,申請歷史亦支持請求項範圍解釋「固定」係依據通常的用法。

CAFC另駁回Magseis之Seabed因未提出對於申請歷史的某些論點而應已放棄該些論點的爭論。權利放棄原則並不排除一造利用紀錄中之內部證據的新引用來支持其原本的請求項解釋。Seabed於上訴並未改變解釋範圍,亦即「內部地固定於…內」並未排除「架設於常平架的受波器」。而Magseis並未宣稱Seabed的論點係依據未在紀錄中的內部證據。因此,CAFC認為並沒有放棄的事實。

最後,CAFC認為內部證據已足以解釋請求項範圍,並不需依靠外部證據來做解釋。因此,CAFC認為PTAB錯誤地得到其較窄的請求項解釋。

CAFC廢棄原判決並發回重審。

摘錄:陳昭佑 專利師

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