陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/10)
Valve Corp. v. Ironburg Inventions Ltd., No. 20-1315 (Fed. Cir. 2021)
事實與案件歷程：
本案為針對專利US 9,289,688(下稱‘688專利)及專利US 9,352,299(下稱‘299專利)兩件之多方複審(Inter
Parte Review，IPR)的上訴所組成，Valve Corporation(下稱Valve)及專利權人Ironburg
Inven-tions Ltd.(下稱Ironburg)分別向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。
‘688專利及‘299專利皆有關於遊戲機的控制器，但兩件彼此沒有關聯。
‘688專利圖5
Valve針對‘688專利提出請求項1~3、9、10、18~22及26~30不具專利性，而專利審判及上訴委員會(PTAB)則判斷請求項1、2、9、10、20、22、27、28及30因專利US
2015/0238855(下稱Uy)不具專利性，另一方面PTAB判斷請求項18、19、21、26及29相對於Valve所提出的前案具有專利性。主要原因是PTAB認為Valve提出的前案(下稱Burns文章)並未被驗證。再者，PTAB亦判決請求項29因Uy並未教示「細長構件(elongate
member)」為「固有地有彈性的及可撓性的(inherently resilient and flexible)」，因此具專利性。
Valve針對‘229專利提出請求項1~24不具專利性，而PTAB則判斷‘229專利所有請求項皆因Uy並未教示「細長構件」為「固有地有彈性的及可撓性的」，且Burns文章無法作為前案，因此具專利性。
Valve針對‘688專利之請求項18、19、21、26及29的判決以及‘229專利的判決提起上訴，Ironburg則針對‘688專利之請求項1、2、9、10、20、22、27、28及30的判決提起上訴。
爭點與法院見解：
本案主要爭點在於：
- PTAB判斷「展示證據(the Exhibit)」為不適格前案是否正確?
- PTAB針對「固有地有彈性的及可撓性的」的解讀是否正確?
- Valve是否有權請美國專利商標局(USPTO)的局長複審?
- PTAB針對「細長構件」之兩項限制條件的解讀是否正確?
關於(1)，Valve聲稱「展示證據」為線上評論的印刷文件，發表於2010年10月20日，且其包含「細長構件」為「固有地有彈性的及可撓性的」等限制條件。Valve說明「展示證據」為線上Burns文章的印刷本，並被引用且包含在‘688專利、‘229專利及另一件Ironburg之專利US
8,641,525(下稱’525專利)的審查歷程中。
PTAB判斷「展示證據」並未被證明與審查歷程中的文件(下稱‘525 Burns文章)相同，因此並非前案。另一方面，Ironburg則聲稱‘525 Burns文章並未無法被公眾所存取，因此並非前案。
針對此，CAFC指出「展示證據」可由專家證人或事實審判者進行與驗證過樣本的比較來被驗證。CAFC認為紀錄顯示「展示證據」與‘525
Burns文章幾乎相同的。兩者的差異只在於日期，「展示證據」張貼於6年前，‘525
Burns文章具有日期2010年10月20日，但該差異並未對揭露標的產生影響，兩者皆為相同的。
Valve雖請求PTAB進行比較，但PTAB認為其並無義務進行比較。CAFC則指出根據聯邦證據規則901(b)(3)，PTAB有義務進行比較。經比較，CAFC結論「展示證據」實質上與‘525 Burns文章為相同。
另外，針對Ironburg聲稱‘525 Burns文章在優先權日前並無法被公眾存取，CAFC並不同意。CAFC認為有大量證據顯示‘525 Burns文章為適格前案，因此與‘525 Burns文章實質相同的「展示證據」亦為適格前案。
‘688專利的最早優先權日為2014年4月14日，‘229專利的最早優先權日為2013年5月22日，因此若能證明‘525 Burns文章在2013年5月22日前為公眾知悉，則相應地「展示證據」亦為適格前案。
首先，’525專利、‘688專利及‘229專利的共同發明人，在’525專利的審查歷程及相關訴訟中證稱，其欲利用‘525 Burns文章來提升業務。而CAFC已於以前的判決[1]中說明，公開的目的為「與預期的受眾產生對話」，該目的即表明公眾可存取性(public accessibility)。
第二，審查委員發現‘525
Burns文章發表於2010年10月20日。CAFC指出審查委員被訓練且被要求判斷公開日期，因此審查委員的公開日期判斷為來自法律上授權之調查的事實判定。因此，CAFC認為’525專利審查委員確認‘525
Burns文章的公開日期是‘525 Burns文章之公眾可存取性之高度有說服力的證據，相應地「展示證據」亦同。
第三，申請人，包括共同發明人，在申請過程並未對Burns文章的公開日期2010年10月20日有爭執。再者，Ironburg辯稱在IDS包含Burns文章並不表示承認Burns文章為適格前案。但CAFC指出於此IDS為重要的並非因為其包含Burns文章，而是因為申請人記載Burns文章的日期為2010年。
第四，審查委員利用網路搜尋找到‘525 Burns文章，並提供網際網路檔案館時光機(Internet Archive’s Wayback
Machine)的網頁。審查委員係在不晚於2013年5月15日前，即早於‘688專利及‘229專利的最早優先權日，存取Burns文章，若審查委員可在優先權日前存取該文章，公眾同樣能存取該文章。因此，‘525
Burns文章為明顯為公眾可存取的，相應地「展示證據」亦同。
因此，CAFC結論「展示證據」為適格前案，推翻PTAB之「展示證據」為不適格前案的決定，並廢棄‘688專利之請求項18、19、21、26及29的判決及‘229專利之請求項1、2、9~17及21~24的判決，發回PTAB重審。
針對(2)，Valve爭執PTAB錯誤地判定Uy並未教示「細長構件」為「固有地有彈性的及可撓性的」。Valve認為Uy已揭示控制桿500、502對應於「細長構件」，且控制桿500、502可經由彈簧526或806而為彈性的及可撓性的。Valve認為PTAB錯誤解讀請求項，將「細長構件」由複數構件組成排除在外。
Uy之圖5B、8B
但CAFC認為PTAB並未排除「細長構件」由複數構件組成，而是要求細長構件本身為固有地有彈性的及可撓性的。因此，CAFC認為PTAB的解讀並沒有錯誤。CAFC確認‘229專利的請求項3~8及18~20具專利性，而‘688專利之請求項29與‘229專利的請求項1、2、9~15及21~24因與「展示證據」有關，發回PTAB重新審查。
針對(3)，CAFC指出根據其之前判決[2]，當請願人請求PTAB裁定其請願，即為肯定地尋求PTAB成員的裁決，請願人已放棄其請求局長審查的權利。
針對(4)，Ironburg爭執PTAB「細長構件」之(A)第一表面設置鄰近(disposed proximate)殼體的外部表面；(B)第二表面對向於(opposing)第一表面；兩個限制條件的解讀有誤。
針對(A)，Ironburg認為設置鄰近(disposed proximate)應為定位以面對(positioned to
face)的意思，Valve則認為應為接近(close)的意思。PTAB並未分析該爭點，但認為即使採取Ironburg的解釋，Uy亦已教示該限制條件。由於PTAB並未利用外部證據來解釋請求項，因此CAFC說明其可決定正確解讀方式，且其認為Valve的解讀是正確的。設置鄰近(disposed
proximate)兩字的通常解釋與Valve的解讀相符，且說明書記載亦與通常解釋一致。
針對(B)，Ironburg認為解讀應為「長薄構件具有實質上平的(flat)相對表面」，PTAB則解讀為「兩個表面在通常相對的方向上面對」。CAFC同意PTAB的解讀方式，CAFC指出在請求項的記載下，平的(flat)並沒有支持基礎，且說明書亦使用普通的意思來說明，CAFC認為Ironburg不恰當地將某些實施的限制條件加入解讀方式。因此，CAFC認為PTAB的解讀方式無誤，Uy已揭示‘688專利之請求項1、2、9、10、20、22、27、28及30。
綜上，CAFC推翻PTAB之「展示證據(the Exhibit)」為不適格前案的決定，廢棄部分判決發回重審，並確認部分判決。
摘錄：陳昭佑 專利師
[1] Suffolk Techs., LLC v. AOL Inc., 752 F.3d 1358, 1365 (Fed. Cir. 2014)
[2] Ciena Corp. v. Oyster Optics, LLC, 958 F.3d 1157 (Fed. Cir. 2020)
