美國判決SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.摘要

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陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (111/01)

事實與案件歷程:

本案為第二次上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

SRI International, Inc.(以下SRI)以專利US 6,711,615及US 6,484,203(以下統稱系爭專利)對Cisco Systems, Inc.(以下Cisco)提起侵權訴訟。

於地方法院,陪審團認定系爭專利有效、有侵權、故意侵權及損害賠償。其後,Cisco提出依法律逕為判決(JMOL)沒有故意侵權,而SRI則提出律師費及加重損害賠償。針對故意侵權,地方法院判決實質證據支持陪審團的認定,且地方法院亦判給SRI律師費及加重損害賠償(下稱SRI I判決)。

Cisco針對地方法院拒絕沒有故意侵權的JMOL以及判賠律師費及加重損害賠償的判決上訴。

聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於前次上訴的判決(下稱SRI II判決)中,將判決廢棄並發回重審。首先,CAFC指出陪審團對於2012年5月8日前之故意侵權的裁決並沒有被實質證據支持,因為Cisco沒有爭議的,在該日期前並不知道SRI之專利。類似的,CAFC因加重損害賠償係以故意侵權為前提而廢棄該判決。再者,CAFC廢棄律師費的判決,因其部分地依據故意侵權之裁決。

在重審(下稱SRI III判決)中,地方法院判決實質證據不支持陪審團之針對2012年5月8日後的故意侵權判決。針對律師費,地方法院仍因本案件為「特別情況」而判賠律師費。

因此,SRI針對無故意侵權之JMOL、及拒絕其所提出恢復陪審團之故意侵權判決及恢復地方法院授予之加重損害賠償再次上訴,而Cisco則針對判賠律師費之判決再次上訴。

爭點與法院見解:

本案主要爭點在於:

(1)  地方法院對於故意侵權、加重損害賠償及律師費的判決是否正確?

 

針對故意侵權,CAFC指出在SRI II判決中,其僅判決在2012年5月8日前並無故意侵權,但並未判定實質證據是否支持陪審團之針對2012年5月8日後的故意侵權判決,其發回地方法院來判定該爭點。於此,CAFC判決實質證據支持陪審團之針對2012年5月8日後的故意侵權裁決,且不變動SRI II判決之2012年5月8日前無故意侵權的認定。

首先,CAFC認定陪審團已發現Cisco並無合理基礎來確信其並未侵害、或其對於侵害有合理抗辯。SRI呈現之證據顯示Cisco之專利無效抗辯並不合理。Cisco僅依據被專利局考慮兩次且拒絕兩次的引證案,來聲稱專利無效。SRI的專家證人證稱該引證缺乏請求項的重要限制條件,而Cisco的專家證人在作證前,根本沒看過專利局之前在複審中拒絕該引證的分析。

SRI亦呈現Cisco針對無侵權沒有合理基礎的證據給陪審團。例如,Cisco在整個審判中的其中之一無侵權主張係其產品不需要如請求項之分離的監視器的要求。SRI則反駁該無侵權主張對於地方法院的請求項解釋(沒有該要求)並無拘束性。

相同的,Cisco在整個審判中之另一無侵權主張係請求項要求產品將事件相關聯,然而其產品是一次處理一個事件,即不將事件相關聯。針對此,SRI於審判中呈現直接的矛盾證據。例如,SRI確認Cisco的內部文件已明白地描述將事件相關聯的技術,且Cisco自己的技術證人亦承認該內容,其他如SRI之專家證人、Cisco之客戶證人、第三方測試等皆證明此事。因此,陪審團有合理基礎相信Cisco對於侵害並沒有任何合理抗辯。

再者,陪審團裁決Cisco有誘引侵權,且Cisco針對該裁決並未上訴。依據SRI I判決中地方法院對於陪審團之未被挑戰的指示,CAFC認為可認定陪審團已發現Cisco知道該專利,並主動鼓勵其客戶侵權,且知道其客戶之行為會侵權。CAFC認為該未被挑戰的裁決支持陪審團之故意侵權裁決。

明確來說,誘引侵權之裁決並不會造成故意侵權之裁決。故意侵權之標準與誘引侵權之標準並不相同。然而,於本案中,當陪審團之未被挑戰的誘引侵權裁決結合Cisco之缺少對於其侵權的合理基礎及無效抗辯,會提供足夠支持給陪審團針對2012年5月8日(當Cisco發現該專利)後的故意侵權裁決。

最後,CAFC針對SRI III判決中,地方法院認為CAFC描述故意(willfulness)之要求所用的形容詞不一致,進行澄清。CAFC說明其並未要提高故意侵權的要求,如Eko Brands[1]一案中所陳述「在Halo[2]的標準下,故意的概念僅要求陪審團發現蓄意的(deliberate)或有意的(intentional)侵權」。

因此,CAFC總結實質證據支持陪審團之故意侵權裁決,因而推翻地方法院沒有故意侵權的JMOL,並恢復陪審團之故意侵權判決。

針對加重損害賠償,CAFC首先指出雖然故意是加重的要件之一,但加重損害賠償並非必然來自故意之裁決。於本案中,在SRI I判決地方法院給予二倍損害賠償,地方法院說明該加重損害賠償因為Cisco的法律行為而為適當的。地方法院說明因為Cisco之狀態為世界最大之網路公司,並明顯地蔑視SRI及其商業模式,以及儘管Cisco相對地做了令人畏懼的努力,仍在簡易判決及審判輸了所有爭點的事實。針對此,CAFC並未發現明顯的錯誤事實裁決、錯誤法律結論或明顯的裁量權濫用的判斷。

Cisco爭執SRI在SRI III並未挑戰地方法院對於加重損害賠償之評估(assessment),因此已喪失權利的抗辯,CAFC認為該理由沒有說服力。地方法院在SRI III並未進行加重損害賠償之分析,因其進入沒有故意侵權的JMOL。

雖然地方法院說明其「會拒絕修改故意侵權之判斷及授予加重損害賠償的請求」,但CAFC認為該句子要以整個意見為脈絡來解讀。地方法院的分析首先點明故意的標準,再進行故意的評估,並重複地提及陪審團的故意裁決及SRI對於故意的爭執,地方法院並未討論加重損害賠償,僅在決定實質證據支持陪審團之故意侵權裁決後,地方法院才在沒有分析的情況下拒絕加重損害賠償。因此,明顯的,地方法院在SRI III中僅因拒絕恢復陪審團之故意侵權裁決,才拒絕恢復授予加重損害賠償。由於CAFC已恢復故意侵權裁決,因此亦恢復地方法院在SRI I中的加重損害賠償。

針對律師費,在35 U.S.C. §285的規定中,法院在特別的案子中可以授予合理的律師費給勝訴方。「特別的」案子是指「針對一造之訴訟地位之實質力量(考量管轄法律及案件事實兩者)或案件訴訟中不合理的方式,顯著不同於他者」。在SRI II中,CAFC已說明地方法院判定本案為特別的案件並無違誤。CAFC指出地方法院最初的判決仍具說服力,地方法院說明Cisco的攻擊性訴訟策略已超出合理情況,例如製造大量的工作給SRI及法院,大部分的工作係無謂重複的、不相關的或不重要的。

在SRI II中,CAFC廢棄授予律師費的判決是因為其部分地依據故意侵權之事實。於SRI III中,地方法院在不考量故意侵權之判決的情況下,重新考量授予律師費,並發現本案符合為特別的並授予全額律師費。CAFC針對該判決並無發現違誤,因此確認該判決。

綜上,CAFC部分推翻地方法院的判決,部分確認地方法院的判決。

摘錄:陳昭佑 專利師

[1] ko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enters., Inc., 946 F.3d 1367, 1378 (Fed. Cir. 2020)

[2] Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 S. Ct. 1923, 1934 (2016

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