王耀華 專利師 (111/10)
天下武功，唯快不破。專利申請永遠是品質與時效之間的拔河，申請人為了更有利於獲准專利，會希望儘早提出申請；然而專利價值及可有效主張權利的時效尚且取決於審查人員的素質及效率。以發明申請案為例，因為需要實審，通常需要2~3年的時間才能核准；對一些產品生命週期較短的技術而言，專利權人可能無法及時主張權利。部份國家有配套的加速審查措施，或是提供以登錄為主新型申請。但是新型因為不需實審，專利的有效性較為薄弱。台灣及大陸都有發明/新型權利接續的配套措施，亦即一案兩請機制；以使申請人有機會先主張新型權利，且若後續相應發明核准時，能以較為穩定的發明權利作為接續。
以大陸專利法第9條第1款為例，即已對於一案兩請（發明新型同時申請）做出下列規定。(1) 同樣的發明創造只能授予一項專利權；(2) 但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。專利法第9條第1款第一部份規定了禁止重複授權的普遍原則，第二部份規定在該普遍原則之下的例外情形。
依據上述規定，發明/新型的權利接續須滿足下列三個條件(1)同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利；(2)先獲得的實用新型專利權尚未終止；及(3)申請人於申請時聲明一案兩請，且後續聲明放棄該實用新型專利權。首先對於“同樣的發明創造“，大陸係規範於指兩件或兩件以上申請(或專利) 中存在的保護範圍相同的權利要求。一般申請人有時會將上述定義與“相同主題的發明創造(A29 優先權)“及” 相同內容的發明或者是實用新型(A22 新穎性)“有所混淆；然而對於發明新型的權利接續而言，判斷是否具為同樣的發明創造至為重要，由下列的案例可以有更清楚的印證。
案例一：第109490號復審決定
甲公司於2011年6月15日提出發明專利申請，且於同日提出實用新型；其中實用新型於2012年11月21日公告授權。國家知識產權局審查部門以本申請不符合專利法第9條第1款的規定發出駁回決定，審查部門認為雖然在文字描述的方式上有所不同，但是就其限定的技術方案的實質來看，兩者的權利要求中都具有相同的技術方案，二者屬於同樣的發明創造，且該實用新型專利申請已經被授予專利權，因此本申請的權利要求不符合專利法第9條第1款關於“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。
此外，由於甲公司在申請時未對同樣的發明創造已申請了實用新型專利作出說明，不符合專利法第9條第1款及實施細則第41條第2款關於通過聲明放棄該實用新型專利權，以獲得授予發明專利權的規定。因此，申請人不能通過放棄該實用新型專利權而獲得本發明專利權。
由以上案例可以看出，即使發明專利與實用新型專利的權利要求的文字並無完全一致，但是若技術的實質而言，兩者存在相同保護範圍，則仍然違反了專利法第9條第1款關於“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。此外，作為一案兩請的例外情形，申請人必須滿足上述三個條件。然而在申請人申請時未對同樣的發明創造已申請了實用新型專利作出說明；且在發明將要核准的時間點無法補救，造成本案發明無法核准。
案例二：第34931號無效決定
乙公司於2011年8月4日提出發明專利申請，且於同日提出實用新型。乙公司在申請時對同樣的發明創造已申請了實用新型專利作出說明，且該實用新型授權公告日為2012年5月9日。乙公司的發明申請於2016年5月11日授權公告，然而在發明授權公告前，乙公司之新型專利因未在期限內繳納或繳足年費於2013年8月4日終止。
乙公司的發明專利後續被人提出無效請求，並以該公司的新型專利作為無效證據。復審委員會認為作為一案兩請的例外情形，申請人必須滿足上述三個條件。然而乙公司的新型專利在發明即將核准前即已放棄，故不滿足大陸專利法第9條第1款規定的例外狀況。同時復審委員會認為乙公司放棄新型專利權，即已經使新型專利權利要求所保護的範圍進入公領域，倘若允許乙公司能取得同樣的發明創造的發明專利，則會損害公眾信賴利益。
由前面兩個案例可知，一案兩請是兩刃劍，雖然可以使申請人享受權利接續的利益，但是也規範了，在申請日時聲明及在發明核准前維持新型專利權的要求。此外，大陸專利法第9條的核心即在於規範同樣的發明創造只能授予一項專利權的禁止重複授權普遍原則。若申請人想要避免這種狀況，除了遵守例外情形的規定外，也可以考慮在發明申請案中加入方法權利要求，或是與對應新型專利不同的附屬項，以規避“同樣的發明創造“限制。
再者，以案例二為例，即使乙公司之新型專利在發明授權公告前即已終止權利，但是乙公司應可以修改其發明專利之權利範圍，以使發明及新型專利不為「同樣的發明創造」，應可以規避大陸專利法第9條第1款的限制。
