大陸相反技術啟示的探討

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王耀華 專利師 (111/12)

有別於新穎性單獨比對的審查原則,在審查進步性(美國稱非顯而易見性,大陸稱創造性)時,可將多件前案的技術特徵組合,或是單一前案技術特徵修改/添加,以對應到審查請求項的特徵。由於可將多件不同文獻特徵加以組合,且審查委員大都是在閱讀審查案件的說明書後才做出審查意見,難免會有後見之明的問題。例如,審委可能會不以整體觀之(as a whole)的正確方式進行審查,而將請求項的特徵逕行拆解,而以不同文獻的特徵逕自對應。為了減少審委的主觀判斷因素,各主要工業國家都在其審查基準制定進步性的客觀評量指引。

以大陸審查指南為例,在審查指南第二部分第四章 3.2.1 規定,判斷發明是否具有突出的實質性特點,就是要判斷對於本領域技術人員來說,要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見。審查指南第二部分第四章 3.2.1.1 給出了判斷發明相對于現有技術是否顯而易見的「三步法」,即:(1)確定最接近的現有技術;(2)確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題;(3)判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。其中最核心的部份即是判斷發明是否“顯而易見”,關鍵在於本領域技術人員在發明申請日之前的技術水準及其合理預期,由此確定現有技術整體上是否存在改進最接近的現有技術而獲得發明的技術啟示

然而在現行大陸審查指南中並未對於如何否定技術啟示做出比較具體的案例,且肯定創造性因素範例也是困難度較高或是需要舉證的狀況,如商業上的成功或是預料不到的技術效果等。依據大陸國家知識產權局於2011年出版之審查操作規程·實質審查分冊(審查委員內部規範),羅列了一些值得參考的不存在技術啟示的情形 ,可作為一些評斷創造性審查是否客觀的依據。

以下情形可以認為不存在技術啟示: 

1 )所述區別特徵公開于作為最接近的現有技術的對比文件的其他部分,根據發明和 / 或現有技術的教導,這些特徵所起的作用與該區別特徵在要求保護的發明中為解決發明實際解決的技術問題所起的作用不同;

2 )其他對比文件公開了發明的區別特徵,但這些特徵在現有技術中所起的作用與在發明中的作用不同; 

3 )其他對比文件公開了發明的區別特徵,並且這些特徵在現有技術中所起的作用與在發明中的作用相同,但將這些特徵應用於最接近的現有技術時存在技術障礙;及

4 )作為最接近的現有技術的對比文件的其他部分,或者其他對比文件,給出了與發明相反的教導

對於上述第4點,乍看之下類似美國的反向教示(teach away),但是審查操作規程並未對此標準舉出案例,故在大陸答辯創造性時,是否能使用「相反的教導」理由申辯,仍待判決案例釐清。

筆者曾於專利師公會兩岸事務委員會主編的大陸專利案例研析()分析最高人民法院(2012)行提字第7號判決,以對「相反技術啟示」進行探討。該判決的要旨是同樣的技術特徵若在系爭專利及對比文件中的技術效果剛好相反,則對比文件存在相反的技術啟示。系爭專利的技術特徵為於在斜齒輪位置(2)和中間齒輪位置(3)的周圍位置設有擋油圍壁(4」,技術效果為使潤滑油保持在齒輪周圍而不外漏。雖然對比文件有相同之技術特徵,但是其技術效果是將潤滑油輸送出去,因此最高人民法院認為對比文件不存在技術啟示。

但是由上述的判例可看出在2012年時大陸「相反技術啟示」應用場景仍十分侷限,甚至看起來像是上述第二點標準「其他對比文件公開了發明的區別特徵,但這些特徵在現有技術中所起的作用與在發明中的作用不同」的一個特例。因此上述案例雖然肯定了系爭專利的創造性,但是應用機會不高。

2019年最高人民法院(2019)最高法行再268號判決書,也對於是否存在阻礙對比文件之間相結合的 「相反技術教導」,給出了新的指引。

系爭專利揭露一種鯊魚鰭式天線,主要改良重點是「 所述無線電接收天線(5,11)AM/FM共用天線」,達成功效為「由於在無線外殼(1)內側上部設置有無線電接收天線(5,11),增加了天線接收無線電信號的有效度,可以實現360度全向性信號接收,接收效果好,靈敏度高」。最接近對比文件有在背景知識提及AM/FM共用天線,但是也論述其優缺點,優點是減少安裝空間,缺點是使用久後會發生故障、接收較差及電路較為複雜。

原本復審委員會、北京知識產權法院及北京市高級人民法院都認為最接近對比文件有提及AM/FM共用天線缺點(尤其是接收較差),因此提供「相反技術教導」,而判決系爭專利具有創造性。

然而最高人民法院推翻了上述機構的審查/判決,其要旨如下:

1. 應整體考慮現有技術是否給出了技術啟示,且現有技術存在缺陷不必然存在「相反技術教導」。

2. 應綜合考慮現有技術的優點和缺陷,基於實際解決的技術問題整體確定是否存在「相反技術教導」。

以上述案例為例,現有技術同時列舉了AM/FM共用天線優缺點,故應針對本發明實際要解決的問題分析。其次,最高人民法院認為系爭專利的實際解決問題背離本領域人員認知;最高人民法院認為依據本領域人員理解,AM/FM共用天線可以節省安裝空間,但是無法達成專利權人所宣稱的「增加了天線接收無線電信號的有效度,可以實現360度全向性信號接收,接收效果好,靈敏度高」。換言之,系爭專利並未對於傳統的AM/FM共用天線加以改良,而僅是使用習知的共用天線,故無法使本領域人員相信可達成其宣稱功效。

最高人民法院進一步認為,系爭專利實質達成功效應該就是節省安裝空間,與對比文件教示者相同;故對比文件並無「相反技術教導」;並推翻原本復審委員會、北京知識產權法院及北京市高級人民法院決定。

由上述案例,可以看出在這七年來,大陸實務上應該更將「相反技術教導」納入審查創造性客觀標準的一環。然而此案的專利權人或是代理機構並未正確地界定其區別技術特徵所解決的問題,或是並未進一步完善其技術特徵以實現其宣稱目的。若專利權人的AM/FM共用天線能真的能藉由其創新結構而達成宣稱目的「增加了天線接收無線電信號的有效度,實現360度全向性信號接收,接收效果好,靈敏度高」,功效則對比文件的記錄內容會構成「相反技術教導」,甚或系爭專利權人也可以藉由聲稱「克服技術偏見」(對比文件認為共用天線會降低信號接收,但是系爭專利的結構可使共用天線有更好的接收)來抗辯創造性。最後建議於大陸申請專利或是答覆審查意見時,應對於區別特徵所衍生功效更謹慎界定,以避免後續不利結果。

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