2023/02/18
圖文引用自：科技產業資訊室
元宇宙自2021年起風起雲湧席捲全球，其中非同質化代幣NFT(non-fungible tokens)，曾掀起搶購風潮在世界各國拍場迭創佳績，現雖略微退燒但之前泛濫搶鑄NFT的結果，因「利之所在，訟亦隨之」而引發數起法律爭議，尤其是在智慧財產權方面，美國紐約州地方法院即率先審理有史以來第一件NFT商標侵權案，愛馬仕（Hermès，以下稱愛馬仕）指控洛杉磯一位數位藝術家Mason Rothschild（以下稱被告）侵權，係舉世首宗透過商標智財視角來檢驗NFT的官司而倍受矚目。該案於2022年1月在紐約南區地院起訴，2023年1月30日開審理庭，2月8日紐約曼哈頓九人陪審團剛作出關鍵性之裁決，判被告搶鑄所出售的NFT侵犯商標權敗訴，應賠償愛馬仕133,000美元。
事實概要與提告項目
廣受消費者喜愛之法國奢華品牌代表愛馬仕，向以皮飾與時尚精品著稱，其獨特經典的「柏金包」(Birkin bag)更是名媛仕女的最愛，單件售價從數萬到20萬美元不等（在佳士得拍場即曾拍出數十萬美元高價），自1986年以來愛馬仕在美已售出超過10億美元的手提包，在時尚界早已被視為財富和尊貴的象徵而佔有重要地位。該公司擁有Hermès和Birkin等標誌之商標權，及柏金包設計之商品外觀（trade dress亦稱商業表徵）。
當愛馬仕尚未跨足NFT時，於2021年底被告未經愛馬仕同意，搶先推出100件描繪愛馬仕柏金包的數位圖像MetaBirkin NFT，每件外型都呈現略帶模糊之人造皮草柏金包的數位圖像，該系列透過社群媒體Twitter、Instagram和Discord及數位店面販售，最初以450美元的單價出售，但之後轉售飆升至數萬美元，讓被告賣了1千1百萬美元之高額利益，並自稱係坐擁金礦之行銷王者。
此舉引起愛馬仕不滿，遂在紐約南區地院提告侵害其Birkin商標、手提包的設計和圖像造成混淆誤認；濫用Birkin商標造成淡化(trademark dilution)並損害與其相關之獨特品質和商譽；損害削弱Hermès的商業聲譽，而被告另將metabirkins.com註冊網域名稱用於銷售NFT的網站，與Birkin商標混淆性之相似已稀釋商標的顯著性和相關的商譽，構成域名之非法搶註(cybersquatting)；並違反聯邦和州法下的不公平競爭；愛馬仕另特別指控被告擾亂並排擠其進入NFT市場，更阻礙其從Birkin包聲譽中獲利的能力，尤其是在幾個頂級時尚品牌當中 –包括Gucci、LV和Balenciaga，使其處於競爭劣勢。
康寶湯罐頭借鏡與憲法第一修正案
愛馬仕認為被告的MetaBirkin，基本上只是將Hermès早已知名的Birkin商標，前面簡單加上目前正夯之元宇宙Meta字樣，就好像是受到Hermès授權的數位產品一樣，藉此搶搭Hermès品牌的便車。但，被告辯稱其NFT柏金包並非製造銷售假貨，因藝術家從作品中賺取商業利益完全合法，依美國憲法第一修正案(First Amendment)所保障賦予人民自由表達之權利，對周圍世界的事物去創作和銷售其精神作品，充分發揮藝術創造力，此種法律授予之權利，被告認為同樣可讓其以NFT方式自由表達藝術作品，故愛馬仕之商標權應受第一修正案的限制。
就像知名普普藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)，其將日常之康寶湯罐頭(Campbell soup)作素材，描繪創作一系列畫作，卻被喻為普普藝術重大突破並成為美國現代藝術中的著名形象，但康寶濃湯並未提告沃荷銷售該畫作係侵權，因其乃非侵權使用於藝術環境中之藝術媒介。
商標侵權之案例測試法
首先，就系爭NFT數位圖像究竟應根據第二巡迴上訴法院Rogers v. Grimaldi案之羅傑斯測試法（以下稱Rogers test）進行評估，還是應依一般商標侵權之Gruner + Jahr測試法(Gruner + Jahr test)？二造產生根本之爭執。這二項方法差別在於，如是前者可獲得美國憲法第一修正案的保障，因為憲法本即保護人民意見表達的自由，特別是在與藝術相關之表達方面，擁有較大彈性不致侵犯他人商標權，因此只要是就藝術表達(artistic expression)而涉及的商標侵權，根據Rogers v. Grimaldi案中所立下之「表意保護測試」(speech-protective test)，就擁有護身符以反制商標，故被告聲稱其所鑄造之MetaBirkins NFT相關數位圖像，構成一種藝術表達形式，應受第一修正案的保護，因而具有充分之法律依據鑄造銷售系爭NFT，法院對其創意作品應適用Rogers test測試。
反之，原告則爭執，由於被告在推廣和銷售MetaBirkins NFT時，並沒有明顯的藝術意圖或表達(discernable artistic intent or expression)，因此Rogers案不適用於系爭NFT，而涉及「主要用於商業目的」之所有商標侵權主張，都應接受Gruner + Jahr案例測試(Gruner + Jahr test)，以評估被告使用系爭商標，是否構成對產品來源之混淆。因此尚應外加經典之Polaroid. v. Polarad Elecs.案中之「拍立得因素」(Polaroid factors)，雙管齊下二部測試(two-prong test/two tiered approach)，以評估MetaBirkin是否藉此誤導公眾，而產生混淆誤認可能性(likelihood of confusion)。…
