陳仕勳 專利師 (113/10)
源起
專利適格性是目前美國專利審查時需重點考量的因素之一，若一篇專利申請案缺乏專利適格性，則無論該申請案是否具備新穎性及非顯而易見性，都將導致該申請案無法獲准專利權的必然結果。因此，在現今AI技術盛行，相關專利申請案皆高度涉及抽象概念(Abstract Idea)的情況下，美國現行制度對於專利適格性的判斷邏輯為何，致關重要。
Contour IP Holding LLC, v. GoPro, INC.一案
Contour IP Holding LLC (下稱Contour公司)擁有US8890954及US8896694兩件專利(下稱’954專利及’694專利)，其中’694專利是’954專利的延續案，並具有與’954專利基本上相同的說明書內容。於下文中，將以’954專利進行主要討論。
‘954專利請求保護的是一種免手持(hands-free)的第一視角相機(POV video camera)，此類相機一般是用在使用者進行運動時，設置在使用者的頭盔上，並以使用者的視角進行拍攝。’954專利的說明書中特別提到，基於此類相機的上述特性，使用者通常難以即時調整相機的攝影設定以及視角，而’954專利就是特別為了解決此技術問題而設計。
’954專利的主要涉及訴訟的請求項為獨立項11。獨立項11示出如下：
11. A portable, point of view digital video camera, comprising:
a lens;
an image sensor configured to capture light propagating through the lens and representing a scene, and produce real time video image data of the sence;
a wireless connection protocol device configured to send real time image content by wireless transmission directly to and receive control signals or data signals by wireless transmission directly from a personal portable computing device executing an application; and
a camera processor configured to:
receive the video image data directly or indirectly from the image sensor,
generate from the video image data a first image data stream and a second image data stream, wherein the second image data stream is a higher quality than the first image data stream,
cause the wireless connection protocol device to send the first image data stream directly to the personal portable computing device for display on a display of the personal portable computing device, wherein the personal portable computing device generates the control signals for the video camera, and wherein the control signals comprise at least one of a frame alignment, multi-camera synchronization, remote file access, and a resolution setting, and at least one of a lighting setting, a color setting, and an audio setting,
receive the control signals from the personal portable computing device, and
adjust one or more settings of the video camera based at least in part on at least a portion of the control signals received from the personal portable computing device.
‘954專利所涉及的相機，可以無線傳輸即時影像至外部裝置(例如使用者的手機)，而透過此外部裝置，使用者可以在活動前或活動過程中即時檢查目前拍攝的影像，藉此對相機的攝影設定以及視角進行即時調整。而除了上述的無線傳輸之外，’954專利的相機還可以對所拍攝的影像進行即時保存。為了同時實現上項兩個功能，’954專利的主要技術手段在於，該相機會在拍攝的同時產生高品質影像以及低品質影像，其中只有低品質影像會被無線傳輸至外部裝置以供使用者進行即時回放，高品質影像則只會被該相機即時保存，而不會向外傳輸。如此一來，’954專利可以達到「讓POV相機無需過度使用無線頻寬即可實現影像即時回放」的技術功效。
如上所述，’954專利所涉及的相機會針對當下的拍攝內容同時產生低品質影像及高品質影像，其中低品質影像會被無線傳輸至外部裝置，以供使用者即時查看，而該高品質影像則是由該相機原地保存，以供使用者後日後查看。換句話說，’954專利請求保護的是一種雙軌錄影(dual recording)的技術方案。
於2015年，Contour公司首度向北加洲地方地院(United States District Court for the Northern District of California)起訟GoPro, INC(下稱GoPro公司)，控告GoPro公司的數項產品侵害其擁有的’954專利及’694專利。接著，Contour公司於2021年第二次起訴GoPro公司，控告GoPro公司的數項新產品(下統一稱被控產品)侵害上述兩件專利。
在2021年，地院於第一件訴訟案中准許了部分即決判決(partial summary judgment)，認定GoPro公司的被控產品侵害’954專利的請求項11。在該部分即決判決被准許後， GoPro公司立刻在第二件訴訟案中主張954專利的請求項11不符合35 U.S.C. 101的規定，不具專利適格性。值得一提的是，GoPro公司主要是在美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於Yanbin Yu v. Apple Inc.一案(下稱Yu案)中做出不利於原告Yu的判決後，大量採用CAFC在Yu案中的判斷邏輯進行抗辯，主張’954專利的請求項11不具專利適格性。
經過幾次攻防，地院了同意GoPro公司的論述，認為’954專利的請求項11屬於”創造影像、傳輸影像以及調整影像設定”的抽象概念，並且請求項11僅僅限定了功能性、結果導向的語言，且其實體構件僅被用來展現該構件的基本、通用任務[1]。最終，地院同意了GoPro公司請求的即決判決，認定’954專利的請求項11確實不符合35 U.S.C. 101的規定，不具專利適格性。
針對上述的地院判決，Contour公司遂上訴至CAFC。針對CAFC的判斷，於文章最後一併論述。
Yabin Yu v. Apple Inc.一案
Yanbin Yu擁有US6611289號專利(下稱’289)專利。於2018年，Yu向北加州地方法院提起訴訟，控告Apple和Samsung侵犯’289專利中的請求項1、2、4。針對該訴訟，地院在2020年做出了’289專利的所有請求項皆不符合35 U.S.C. 101的規定，不具專利適格性之判決。接著，Yu向CAFC提起上訴，而CAFC最終於2021年維持了地院的上述判決，同意’289專利的請求項1涉及抽象概念，並且缺乏可將抽象概念轉化為具有專利適格性之發明所需之發明概念，故不具專利適格性。
‘289專利的請求項1如下所示：
1. An improved digital camera comprising:
a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spec-trum;
two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;
said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;
an analog-to-digital converting circuity couple to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;
an image memory, couple to said analog-to-digital converting circuity, for storing said first digital image and said second digital image; and
a digital image processor, couple to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.
具體地，’289專利請求保護的是一種使用多感測器及多鏡頭的數位相機，並且其主要技術方案是「由相機上兩個可見光範圍不同的影像感測器拍攝兩張照片，並且以其中一張照片來增強另一張照片」。由此可以看出，Yu案中的’289專利與Contour案中的’954專利非常相似，都是利用高度通用性相機在拍攝的同時產生兩張不同品質的照片，差異在於，’289專利是用一張照片來增強另一張照片，而’954專利則是將一張照片對外無線傳輸而將另一張照片原地保存。
於Yu案中，地院認為’289專利的請求項1所涉及的結構全部都是現行數位相機的已知結構，且上述「由相機拍攝兩張照片，並且以其中一張照片來增強另一張照片」的手段僅僅屬於抽象概念，因為傳統攝影師們使用多張照片來互相增強的做法，早已經存在超過一個世紀。更具體地說，地院認為’289專利的請求項1限定的是傳統的相機元件，並且是利用這些相機元件本身通用的基本功能，來實現先前技術中已知且常規使用的影像增強方式，因此，’289專利並不具有足以將抽象概念轉換成具備可專利性的進步性概念，故不符合35 U.S.C. 101的規定，不具專利適格性。
總結一下，地院是認為’289專利請求保護的方案是以傳統數位相機的已知元件來執行傳統攝影師常用的影像增強手段，因此僅僅涉及到抽象概念本身。
本案由Yu上訴至CAFC之後，雖有Newman法官提出不同意意見書，但CAFC最終認同了地院的見解，判決’289專利不符合35 U.S.C 101的規定，不具專利適格性。由於’289專利的請求項1中已經限定了清楚且完整的硬體結構，但仍然被認為僅僅涉及”抽象概念”，且Newman法官的不同意意見書突顯了法院在應用35 U.S.C 101判斷專利適格性的分析邏輯上存在標準不一致的情形。因此，Yu案判決一出，造成了業界的一片嘩然。
CAFC的見解
在Contour案中，CAFC重新審查了地院的即決判決(de novo)，並且，CAFC最終否決了地院在判決中採用Alice step one對於’954專利的請求項11的分析意見，這使得’954專利最終獲得了與’289專利截然不同的命運。
具體地，CAFC認為在審視Alice step one時，應該聚焦於”與現有技術相比的進步點[2]”。為此，CAFC基於其在Enfish一案[3]中的見解表示，在審視一件專利案是否具備專利適格性時，時應避免高度將請求項抽象化，並且不應該脫離請求項語言的本身[4]。
CAFC在Contour案判決中不斷重申，於進行Alice step one的判斷時，應聚焦於判斷請求項是否涉及”可以改善相關技術的特定手段或方法”，而非僅僅簡單涉及抽象概念本身的結果或效果[5]。更詳細地說，CAFC認為若請求項不具有其他特殊特徵，而僅僅只有改善結果，則仍不具以在Alice step one中支持其具備專利適格性的判斷。意即，若一個請求項僅抽象地涵蓋一個結果，而沒有涉及到可以達成該結果的特殊程序或特殊結構，則因為此請求項將會禁止其他所有人製造可以達成相同結果的其他任何技術方案，因此不應該被授予專利權來獨佔這個結果。
針對’954專利，CAFC認為若對請求項11以整體觀之，能看出請求項11已經限定了一個可以對相關技術進行改善的特定技術手段。即，’954專利的請求項11所限定的相機係透過處理器來並行(in parallel)記錄低品質資料及高品質資料，並僅將低品質資料無線傳輸至外部裝置。如此一來，使用者在使用此相機時可以透過外部裝置即時查看並即時調整所需的攝影設定，但不會影響到無線傳輸的頻寬。CAFC認為，這樣的手段即為’954專利所採用的特定技術手段，並且’954專利利用這個特定技術手段來對傳統POV相機的即時查看與即時調整能力提供了技術性的改進。
基於上述邏輯，CAFC認為地院以及GoPro公司在Contour案中的論述皆具備錯誤。CAFC認為，雖然’954案的請求項11僅簡單地使用了現有技術中已知的傳統相機元件，但這並不必然將請求項整體導向抽象概念。CAFC進一步指出，法院在Yu案中確實是認為「由相機拍攝兩張照片，並且以其中一張照片來增強另一張照片」的手段屬於抽象概念，但是在Yu案中，原被告雙方針對”利用多張照片來互相增強的概念是傳統攝影師們已經使用了超過一世紀”之事實，並未多加爭論。換句話說，CAFC在Yu案並沒有進行任何的現有技術檢索，就確定了’289專利涉及的是攝影界長期、基本的實施方式。相較之下，GoPro公司在Contour案中並未爭辯’954專利的請求項11中限定的”由攝影機拍攝兩種影像，其中僅將低品質影像無線傳輸至外部裝置以供即時回放及即時調整”的手段是否為該技術領域中已長期使用且基本的實施方式，亦即，並不確定’954專利涉及的上述技術手段是否直接屬於現有技術。因此，CAFC在Yu案中採取的論點，並無法被直接複製到Contour案中，做為在進行Alice step one判斷時支持’954專利不具專利適格性的論述。
另外，針對GoPro公司認為’954專利的請求項11係簡單指向無線網路通訊的抽象概念的抗辯，CAFC也表示不同意。具體地，CAFC認為’954專利的請求項11限定了”並行記錄多個影像”以及”僅無線傳輸其中品質較低的一個影像至外部裝置”的技術手段，使得該POV相機可以具有不同的運行方式。因此，請求項11是針對一個技術問題提供了一個特殊技術方案，因而針對相關技術反應了其技術改進。
據此，有別於在Yu案中認定’289專利不具專利適格性的結果，CAFC在Contour案中認為僅在Alice step one中就已經可以判斷’954專利的請求項11不涉及抽象概念，因此未進行Alice step two的判斷，即直接認定’954專利具有專利適格性。。
小結
在Yu案中，系爭專利涉及了傳統相機的硬體構件，且使用這些構件來實現「由相機拍攝兩張照片，並且以其中一張照片來增強另一張照片」的手段；而在Contour案中，系爭專利同樣涉及了傳統相機的硬體構件，且使用這些構件來實現「並行記錄多個影像，並且僅將低品質影像無線傳輸至外部裝置」的手段。然而，CAFC在Yu案中認定系爭專利不具專利適格性，但在Contour案中則認定系爭專利具備專利適格性，箇中差異，實具有仔細探討之必要。
綜觀CAFC之見解，可知在Yu案中，涉爭專利利用已知相機構件所要實現的，是普遍使用、已知的傳統手段(即，傳統攝影師們已經採用了超過一世紀)，系爭專利並沒有使用這些已知相機構件來針對相關技術反應其技術改進，因此，其所解決的並不是一個相關技術中所面臨的技術問題，這導致了其所限定的方案不被認定是特殊技術方案的結果。
相對地，在Contour案中，系爭專利利用已知相機構件所實現的並不是普遍使用、已知的手段(即，並行產生高品質及低品質的影像，但只對外無線傳輸低品質影像)；亦或者，系爭專利利用已知相機構件所實現的同樣是普遍使用、已知的手段，但是GoPro公司在訴訟中沒有成功掌握這個攻擊點。也因此，系爭專利被認為是利用已知相機構件解決了相關技術所面臨的技術問題，並且針對這個技術問題進行改進而提出了特殊技術方案，故具備了專利適格性。
筆者認為，據此見解，應可判斷目前CAFC針對專利適格性的分析邏輯，似乎有點類似中國專利審查基準中認定權利要求是否具備創造性的分析邏輯。即，審查員需先根據權利要求與對比文件間的差異來確定系爭專利主要解決的問題為何，並且判斷此問題是否屬於技術問題。此時，必須要先確定權利要求相對於對比文件所要解決的問題確實是一個技術問題，才需要再進一步確定解決此技術問題的技術方案為何，以及技術方案是否具備創造性。相對地，一旦判斷權利要求相對於對比文件所要解決的問題不是技術問題，此時無論此權利要求用來解決問題的方案為何，都不會被認為是一個技術方案。若放到Contour案的情況中，即會被認定此權利要求沒有針對現有技術反應其技術改進，因此不具備專利適格性。
在Contour案的判決中，可以看見CAFC認為在專利適格性的判斷上也需要將請求項的整體內容與現有技術進行比較。若請求項涉及了已知的硬體構件，就需要判斷這些硬體構件是否被反應出對現有技術的改進。若請求項雖然涉及已知的硬體構件，但是利用這些已知的硬體構件實現了相對於現有技術的技術改進，則此請求項整體就不僅僅屬於抽象概念，而具備了專利適格性。
綜上結論，筆者認為CAFC在某種程度上利用了非顯而易見性(創造性)的概念來評估一項請求項是否具備專利適格性，而可能的差異在於，此現有技術的基準並不是一件經過檢索後實際取得的專利前案，並且不是該技術領域中之通常技藝者(PHOSITA)，而可能是更低標準之具一般性、通用性，並且長期存在以及被使用的技術。
華鼎國際法律事務所
陳仕勳 專利師
[1] “the claim recites only functional, results-oriented language with “no indication that the physical components are behaving in any way other than their basic, generic task”.”
[2] “focus of the claimed advance over the prior art.”
[3] Enfish, LLC v. Microsoft Corp., (Fed. Cir. 2016)
[4] “we must avoid describing the claims at a high level of abstraction, divorced from the claim language itself.”
[5] “a specific means or method that improves the relevant technology” rather than simply being directed to “a result or effect that itself is the abstract idea.”
