陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (111/02)
事實與案件歷程：
Cosmokey Solutions GMBH & Co.(下稱Cosmokey)對Duo Security LLC(下稱Duo)提出專利US 9,246,903(以下’903專利)的侵權訴訟。
’903專利是有關於一種驗證方法，其目的是提供低複雜度及高安全性的驗證方法，主要是驗證在一終端(例如，電腦)執行交易之使用者的身分，包含啟動使用者之攜帶裝置上的驗證功能。
Duo請求地方法院判決’903專利不符合35 U.S.C. § 101因此為不適格專利標的，地方法院准許Duo的請求，並判決’903專利為抽象概念，因此是不適格專利標的。
地方法院依據Alice案所確立的二步驟判斷法，來討論專利適格性。在第一步驟中，地方法院認為’903專利與Prism[1]一案中的專利實質上並無差別，因此’903專利亦導向抽象概念。在第二步驟中，地方法院認為’903專利僅教示一般的電腦功能執行驗證的抽象概念，因此未通過Alice的二步驟判斷法。
因此，Cosmokey提出上訴。
爭點與法院見解：
本案主要爭點在於：
- 地方法院的專利不適格結論是否正確?
聯邦巡迴上訴法院(CAFC)首先說明Alice的二步驟判斷法，第一步驟為判斷系爭請求項是否導向專利不適格概念，例如抽象概念。接著，第二步驟為單獨地及作為有序的組合，來考量各請求項之元件以判斷附加的元件是否將請求項的本質轉換為專利適格申請。在第二步驟中，必須尋找進步性概念(inventive concept)足以使系爭專利顯著地多於(significantly more than)不適格概念。
CAFC指出雖然在地方法院所引用之Prism案及近期之USR[2]中，CAFC判斷系爭專利之驗證技術為抽象概念，而不具專利適格性，但是相對的，在Ancora[3]一案中，CAFC亦判決特定的驗證方法不同於一般方式，且改善電腦技術，具有專利適格性。
CAFC指出在Alice的第一步驟中，其考量專利所宣稱之相對於前案的請求專利之進展重點。地方法院判決請求項導向驗證的抽象概念，亦即身分驗證以允許存取交易僅為抽象概念。但是，CAFC並不同意對於請求專利之進展重點如此寬廣之定性是正確的。相對於此，CAFC指出請求項及說明書所建議之請求專利之進展重點為驗證功能之啟動、在預定時間內啟動之溝通及驗證功能之自動停用，藉此該發明提供加強的安全性及較低的複雜性。關鍵問題在於此正確的定性是否導向抽象概念或是在電腦驗證認證技術中之特定的改善。
但是，CAFC認為其並不需要回答此問題，因為即使接受地方法院對於’903專利之較窄的定性，’903專利仍滿足Alice的第二步驟判斷。
因此，針對Alice的第二步驟，CAFC單獨地及作為有序的組合，來考量考量各請求項之元件，以判斷附加的元件是否將請求項的本質轉換為專利適格申請。
地方法院判決’903專利未通過Alice的第二步驟判斷，因為其僅教示一般的電腦功能執行驗證的抽象概念。但地方法院僅引用說明書第1欄之15~53行來目的性指稱，驗證功能動作之啟動及在預定時間內使用者啟動之驗證功能是周知的、常規的、傳統的動作，已在驗證技術領域為習知的。
CAFC不同意地方法院的分析及結論。CAFC指出，相對於地方法院的結論，’903專利揭示一種在網路與電腦中安全性問題的技術解決方案，且在利用兩個通訊頻道及行動電話來驗證使用者身分之技術於發明產生時為已知的情況下，說明書或記錄的任何地方都沒有證據支持地方法院所稱請求項的步驟為習知的。CAFC指出，地方法院依據說明書第1欄之15~53行來指稱請求項之步驟為習知的是錯誤的，因說明書第1欄之30~46行描述了三個前案，任一者都沒有教示請求項之步驟。且，就地方法院的論理脈絡，請求項之步驟係由發明人所開發，並非已知前案，並產生某些相對於前案的功效。
CAFC更指出，雖然先前案例可用來協助分析適格性，但是判斷特定的請求項限制是否為抽象的並包含進步性概念，並將請求項轉換為適格專利標的，必須依據特定的請求項限制、說明書及系爭發明來逐案認定。於此，請求項限制已明確且記載改善的方法，說明書亦解釋請求項該等特徵及其功效。CAFC指出在Ancora案中已肯認改善電腦或網路安全可以構成「非抽象的電腦功能改善，如果是藉由不同於習知之方式的特定技術來解決特定之電腦問題」。
因此，CAFC推翻地方法院的決定，判決’903專利為適格專利。
協同意見書
Reyna法官撰寫協同意見書，其同意多數意見的分析結果，但不同意針對Alice的二步驟判斷法省略第一步驟之分析，而僅依據第二步驟來得到分析結果。Reyna法官認為如此違反了最高法院的判例法。
Reyna法官認為第一步驟係用來檢驗請求項是否導向不適格專利標的，第二步驟則是針對被判斷為不適格專利標的者，判斷其是否有其他要件將其轉換為適格專利標的之抽象概念。換言之，第二步驟必須依據第一步驟之分析結果。於本案中，Reyna法官認為在第一步驟中即可判斷系爭請求項為適格專利標的。
摘錄：陳昭佑 專利師
[1] Prism Tech[nologies] LLC v. T-Mobile USA, Inc., 696 F. App’x 1014 (Fed. Cir. 2017)
[2] Universal Secure Registry LLC v. Ap-ple, Inc., 10 F.4th 1342 (Fed. Cir. 2021)
[3] Ancora Technologies Inc. v. HTC America, Inc., 908 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2018).
