陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/06)
United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S. ___ (2021)
事實與案件歷程：
專利審判及上訴委員會（PTAB）為2011年AIA法案後所成立之美國專利商標局（USPTO）內部之行政裁決主體。美國商務部長（Secretary
of Commerce）對PTAB的成員進行任命（除了USPTO局長），其中包含本案之行政專利法官（Administrative Patent
Judge, APJ）。PTAB可經由不同的程序重新審查USPTO核准的專利，其中一個程序為多方複審程序（Inter Parte
Review,
IPR）。不認同PTAB決定的一方可再請求PTAB複審。亦即，PTAB為行政部門內，進行審查的最後階段。接下來，不認同決定的一方可經由美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）尋求司法審查。
Arthrex,
Inc.（以下“Arthrex”）發展骨科手術之裝置及程序。在2015年，Arthrex取得不需打結而可將軟組織重新連接至骨頭之手術裝置的專利US
9,179,907（’907專利）。Arthrex宣稱Smith & Nephew, Inc.及ArthroCare
Corp.（以下“Smith &
Nephew”）侵犯其’907專利，而該糾紛最終到了USPTO的IPR。三個APJ所組成之PTAB合議庭最後決定’907專利因一前案而不具新穎性，因此無效。
於CAFC的上訴中，Arthrex以憲法之任命條款（Appointment
Clause）為前提提出一新爭點。該條款明確指出總統如何任命可協助他實現責任之官員。首要官員（principal
officer）必須由總統任命並有參議院的建議及同意，下級官員（inferior
officer）可由總統單獨任命、行政部門首長任命、或法院任命。Arthrex辯稱APJ為首要官員，因此其由商務部長任命違憲。美國政府亦加入訴訟，辯護任命程序。
CAFC同意Arthrex陳述APJ為首要官員之論點。其理由為，不論商務部長或USPTO局長都沒有審查其決定或自由解除其職務之權限。為修正違憲之規定，CAFC將APJ之任期保護規定認定為無效，以使商務部長可自由解除其職務，而使其成為下級官員非首要官員。CAFC廢除PTAB的決定，並發回PTAB重審。
該判決雙方都無法接受，雙方都提出全院聯席重審。CAFC拒絕，因此雙方皆向最高法院提出審查請求。最高法院同意提審。
爭點與法院見解：
本案主要爭點在於：
APJ代表行政部門發出決定的權限是否與憲法一致？
任命條款允許眾議院對下級官員施行聯合任命，而眾議院規定APJ如下級官員由商務部長任命。因此，本案爭點在於其責任本質是否與其任命方式一致。
首先，雙方對於APJ為官員沒有爭執。
雙方皆以最高法院之Edmond案[1]為分析基礎。在該案中，最高法院解釋“一者是否為下級官員取決於其是否有除了總統以外的上級”。
在本案中，USPTO局長具有許多權限，例如選擇APJ來審查專利有效性、制定管理IPR的規定等，但發出專利性之決定時，APJ則有決定性的權限。相較於Edmond案，本案中在行政部門的任何層級，都沒有首要官員指導及監督APJ的該工作。
美國政府及Smith & Nephew雖陳述許多能影響決定的程序及方式，但該些程序及方式並非解決方案，而為問題所在。美國政府提出的藍圖使USPTO局長對於最終決定沒有責任，來迴避法令禁止之審查。
因此，最高法院認為APJ在IPR中的權限與其為由商務部長任命之下級官員兩者不相容。
針對此，最高法院的解決方案為“當面對法令中之憲法缺陷，我們試著藉由忽視有問題的部分，來限定出問題的簡答，以使剩下的部分不受影響”。最高法院認為USPTO之架構及管轄的憲法規定已標示出明確的方向：“APJ的決定必須受到USPTO局長的審查”。眾議院已賦予USPTO局長權力及責任。
因此，最高法院認為35 U.S.C. 6(c)之“僅PTAB可准許重新審查”於憲法上無法施行，因其避免局長審查APJ所發出的最終決定。
綜上所述，違憲部分為限制局長對於APJ最終決定之審查權限，而非APJ之任命方式。因此，CAFC之判決被廢除，本案發回重審。
摘錄：陳昭佑 專利師
[1] Edmond v. United States, 520 U.S. 651, 660 (1997)
