美國專利IDS制度簡介

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陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格(111/02)

美國專利IDS制度簡介

1、甚麼是IDS(Information
Disclosure Statement)?

依據美國聯邦法規[1],與專利申請案之申請及答辯有關聯者(例如,發明人、代理人等),在專利申請過程中,有義務揭露對於專利性有實質影響的已知資訊(以下,已知資訊)

若已知資訊(1)已被記載於公告專利,或(2)滿足37 C.F.R. 1.97(b)-(d)1.98的方式提交至美國專利商標局(USPTO),即可滿足IDS要求。 

2、甚麼是已知資訊?

例如,其他國家對應案的審查意見及引證案、或發明人檢索到的引證案等。但,與美國審查歷程中重複的檔案無須再提出。

若無法判定是否有實質影響,建議提出IDSUSPTO判斷 

3、提出IDS的時間點:

(1) (37 C.F.R. 1.97(b))申請日起三個月內,或第一次審查意見(OA)發出前,提出IDS不需費用,且審查委員必須考慮。 

(2) (37 C.F.R. 1.97(c))第一次OA發出後,最後審查意見(FOA)或核准通知(NOA)發出前

(a) 在知道已知資訊後,三個月內提出,並提交37 C.F.R. 1.97(e)聲明,不需官方費用,且審查委員必須考慮。

(b) 在知道已知資訊後,超過三個月提出,需提交官方費用,且審查委員必須考慮。 

(3) (37 C.F.R. 1.97(d)) FOANOA發出後,繳領證費前

(a) 在知道已知資訊後,三個月內提出,需提交37 C.F.R. 1.97(e)聲明以及官方費用,且審查委員必須考慮。

(b) 在知道已知資訊後,超過三個月提出,需提出請求繼續審查(RCE),且審查委員必須考慮。

(c) 未滿足上述條件(例如,不繳官方費用或不提出RCE)IDS只會存卷,不會被考慮。 

(4) 繳領證費後,專利公告前

(a) 撤公告,並提出RCEIDS

(b) 撤公告,並提出QP(Quick Path)IDS 

(5) 專利公告後,申請人沒有義務再提出已知資訊 

4、不提出IDS的可能影響。

未來主張權利時,美國法院可能判定為不正行為(inequitable
conduct)
,因而無法使用該專利權。

判定不正的標準為[2](1)若未揭露的引證案是已知的,某請求項就不會被核准;及(2)特定欺騙USPTO的意圖。

換言之,對造必須證明上述二個條件都成立,才能滿足不正行為的條件。

需注意的是,判斷不正行為是法院,並非USPTO。換言之,未提出IDS並不會使專利權無效,但是可能造成無法主張專利權 

5、如果只讓IDS存卷,是否滿足IDS的揭露義務?

是。美國37 C.F.R. 1.56規定揭露的義務,且只要IDS引證案被記載於專利公告中,即滿足揭露義務。

需注意的是,若已經知道IDS對於專利性有實質影響,且刻意僅存卷不讓審查委員考慮,仍有可能滿足不正行為的條件。 

6、在需要費用期間,提出IDS並讓審查委員考慮的好處?

(1)避免被判定不正行為的疑慮。

(2)增加專利權的強度,且如果僅記載於專利公告,未來仍可能成為競爭對手用來使專利權無效的引證案。


[1] 37 C.F.R. 1.56

[2] TheraSense Inc. v. Becton, Dickinson and Company, 649 F. 3d 1276
(Fed. Cir. 2011)(en banc)

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