王耀華 專利師 (113/02)
中國專利法實施細則及專利審查指南的修正重點(上)
中國於2021年6月開始實施新的專利法（第四次修正），包含諸多重大修正如局部外觀設計、誠實信用原則、外觀設計本國優先權等。然而除了在隨後提出四個暫行辦法外，並無對於實施細則及審查指南進行相應修正。
中國於2023年底公佈新的專利法實施細則及專利審查指南的修正並宣佈於2024.1.20開始實施，本所針對台灣客戶較為重要的修正部份整理如下：
- 專利標的部份
- 放寬部份診斷方法標的，在新的審查指南中特別將「血壓量測法」於不予專利權的標的範例中刪除。另外全部步驟由電腦（計算機）等裝置實施的資訊處理方法也屬於可專利的標的。這部份的放寬有助於台灣醫療廠商在中國的申請案能更靈活的保護創新標的。
- 放寬涉及電腦（計算機）程式的發明專利標的。於審查指南第二部分第九章第2節明確允許電腦可讀存儲介質或者電腦程式產品可作為發明標的。於審查指南第二部分第九章第6.1.2節、第6.2節增加演算法實現電腦系統內部性能改進的客體審查基準及示例。
- 放寬中藥發明專利保護的客體，於審查指南第二部分第十一章列舉了五類屬於中藥發明專利保護客體的產品以及四類屬於中藥發明專利保護客體的方法。
- 優先權相關規定
- 優先權恢復。依據新的實施細則第36條及審查指南第一部份第一章第2.6.2節，在先申請的申請日起十二個月期限屆滿之日起兩個月內，且在專利局作好公佈準備之前，申請人可以提出優先權恢復請求。申請人須提交恢復優先權請求書及其他需要的文件（如在先申請文件副本、優先權轉讓證明文件）及繳納恢復權利請求費、優先權要求費。
依據新的實施細則第128條及審查指南第三部份第5.2.5.1節，規範有關於國際申請的優先權恢復的措施，分成下面兩類： (1) 申請人在國際申請階段要求了優先權，且國際申請日在優先權期限屆滿之後兩個月內，在國際階段已經由受理局批准恢復優先權的，專利局一般不再提出疑問，國際申請進入國家階段時，申請人不需要再次辦理恢復手續。(2) 申請人若在國際階段未請求恢復優先權，或者提出了恢復請求但受理局未批准，申請人有正當理由的，可以自進入日起兩個月內請求恢復優先權，提交恢復優先權請求書，說明理由，及繳納相應費用。
中國在增加上述規定後，讓申請人可在一般國際優先權12個月期限過後，仍有機會主張優先權申請中國發明及新型專利。這也是台灣目前尚未實施的制度，台灣申請人應善用此恢復制度，以盡量保障自身專利優先權的權益。另外依據此實施細則的優先權的恢復不可與優先權增加/改正及援引加入的規定並用（詳見後文）。再者，基於實施細則第六條第一款及第二款的規定也不適用於新的實施細則第36條的優先權恢復。
- 優先權增加及改正。依據新的實施細則第37條及審查指南第一部份第一章第2.3節，申請人要求了優先權的，可以自優先權日起十六個月內或者申請日起四個月內，在專利局作好公佈準備之前，請求增加或者改正優先權要求。一般而言，申請人若在申請時漏填優先權請求，可用此實施細則的增加優先權規定請求添加優先權；申請人若在申請時誤填優先權請求部份資訊，可用此細則的改正優先權請求規定以改正誤填資訊。然而依據專利法第30條的規定，若申請時申請人未要求優先權，則不可藉由新的實施細則第37條增加優先權。再者，申請人也不可藉由新的實施細則第36條恢復優先權後再依據新的實施細則第37條增加優先權。
由上述指南的規定可看出，目前中國的優先權增加規定的時間點類似台灣的國際優先權復權規定，但是中國的專利申請案在未主張任一優先權的狀況下，是無法提出優先權增加，更遑論優先權改正。這部份的限制是台灣申請人須特別留意。
- 援引加入規定
- 依據新的實施細則第45條及審查指南第五部份第三章第3.3節，提供申請人在提出申請後補正缺少的說明書或是權利要求書的機會。依據此實施細則，中國專利申請案之援引加入須滿足下列規定(1) 申請人在申請時必須主張優先權 (2) 在首次遞交專利申請時提出援引加入聲明（例如使用專利局制定的包含援引加入聲明的專利請求書標準表格） (3) 援引加入的補正時機必須在首次遞交專利申請之日起兩個月內或者收到補交遺漏文件通知書之日起兩個月內。
- 依據新的實施細則第45條及審查指南第三部份第一章第3節，審查指南刪除原先對於專利合作條約(PCT)援引加入的保留。根據專利合作條約實施細則的規定，申請人在遞交國際申請時遺漏或者錯誤提交了某些項目或部分，可以通過援引在先申請中相應部分的方式加入遺漏或者正確的項目或部分，而保留原國際申請日。其中的“項目(element)”是指全部說明書或者全部權利要求，“部分(part)”是指部分說明書、部分權利要求或者全部或部分附圖。依據新的指南，對於經由PCT進入中國且存在援引加入的申請案，國知局接受通過援引加入的內容而保留原本的國際申請日。
對於一般申請案而言，申請人不能透過新的實施細則第36條的規定先恢復優先權，再要求援引加入。換言之，申請人至少必須在申請時主張優先權方有機會請求援引加入，且援引加入的內容必須出現在原本主張的優先權申請文件中。
對於PCT申請案而言，若申請人在國際階段要求了援引加入項目或部分涉及的優先權，但在國家階段該優先權不符規定（亦即申請人不一致），或者受理局關於援引加入的審批明顯存在錯誤的，審查員應當發出補正通知書，通知申請人請求修改相對於中國的申請日以保留援引加入，或者請求不修改相對於中國的申請日但刪除援引加入。如果申請人請求修改相對於中國的申請日，審查員應當重新確定該國際申請在中國的申請日，並發出重新確定申請日通知書。因重新確定申請日而導致申請日超出優先權日起十二個月的，審查員還應當針對該項優先權要求發出視為未要求優先權通知書。對於重新確定申請日而導致申請日超出優先權日起十二個月的PCT申請案，申請人可利用新的實施細則第128條請求恢復優先權。
四、誠實信用原則
中國專利法於2020年修正後加入第20條「申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益..」，於此次新的實施細則更增加第11條「申請專利應當遵循誠實信⽤原則。提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎，不得弄虛作假。」
為了對於遵循誠實信⽤原則做更具體的限定，新的審查指南中引用了《規範申請專利行為的規定》（自 2024 年1 月20 日起施行），其中第三條非正常申請專利行為包括七種具體情形以及一個概括性規定。
雖然在過去國知局也頒布《關於規範申請專利行為的辦法》，於受理、初審、實審、複審程序或者國際申請的國際階段程序中判斷是否有非正常申請，但是並未訂立罰金。於新增的實施細則第100條規定申請⼈或者專利權⼈違反細則第11條規定者，由縣級以上負責專利執法的部⻔予以警告，可以處10萬元以下的罰款。
此外在此次修正的實施細則第69條也將實施細則第11條列為無效理由，且也在審查指南第四部份第三章規定：專利權的取得明顯違背誠實信用原則的，合議組可以引入專利法實施細則第11條的無效宣告理由進行審查。
根據2023年12月21日公佈的《關於實施修改後的專利法及其實施細則相關審查業務處理的過渡辦法》第9條的規定，“自2024年1月20日起，請求人以不符合修改後的專利法實施細則第11條的規定為理由，對國務院專利行政部門公告授予的專利權提出無效宣告請求的，國務院專利行政部門適用修改後的專利法實施細則第69條的規定進行審查。”因此，自2024年1月20日開始，無效請求人可以針對所有專利權依據實施細則第11條提出無效請求。
由於《規範申請專利行為的規定》第三條規範一些非正常申請專利行為，如所提出的多件專利申請的發明創造內容明顯相同、或是申請人無實際研發活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋等行為。專利權人最好能繼續保留申請案的相關研發紀錄，或是應用到實際產品的證據，以為潛在的非正常申請無效理由做準備。
