陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (110/06)
MINERVA SURGICAL, INC., v. HOLOGIC INC.,
594 U.S.＿＿(2021)
事實與案件歷程：
Csaba Truckai 於1990年代發明“NovaSure
System”，一種利用器具頭來破壞子宮內膜目標細胞之發明。為避免非預期的灼痛及剝離，該器具頭為“可透水性“，即，可在治療時將液體導出子宮腔。其後，他將該發明申請專利，且將該專利申請案及其未來之延續申請案讓與給“Novacept,
Inc.”。美國專利商標局（USPTO）核准專利後，美國食品藥物管理局（FDA）於2001年核准該裝置上市。於2004年，Novacept將所有資產，包括該專利及其延續申請案，賣給其他公司，而被上訴人“Hologic
Inc.”則於2007年取得NovaSure System”的所有專利權。
Csaba Truckai另於2008年成立“Minerva Surgical
Inc.”（上訴人），並發展可治療異常子宮出血的改良裝置，“Minerva Endometrial Ablation
Sytem”，該裝置與NovaSure
System相同，都利用器具頭來破壞子宮內膜目標細胞。但，新裝置利用不同的方式，“不透水性“，來避免不必要的剝離。即，其在治療時不移除任何液體。USPTO核准專利後，
FDA於2015年核准該裝置上市。
另一方面，Hologic於2013年針對NovaSure System提出延續申請案，意識到Csaba
Truckai行動，Hologic新增一請求項，包含不考慮是否可透水的器具頭。USPTO於2015年核准該專利。其後數個月，Hologic對Minerva提起訴訟。
Minerva辯稱未侵權，且宣稱該新請求項被未被說明書所支持，因而應為無效。針對無效，Hologic則援引讓與人禁反言（assignor estoppel）原則做抗辯，指稱Csaba Truckai及Minerva不得質疑專利有效性。
地方法院認同讓與人禁反言原則，並判決侵權。聯邦巡迴上訴法院（以下“CAFC“）維持判決，並聚焦在該原則上。CAFC拒絕Minerva對於廢止該原則的要求，並確認該原則繼續有效。再者，CAFC認為“讓與時，專利申請案仍在申請中，受讓人之後修正請求項發明人並沒有給予意見“等抗辯並無相關性。
針對此，美國聯邦最高法院（以下“最高法院“）提審本案，審視”讓與人禁反言“之重要爭點。
爭點與法院見解：
本案主要爭點在於：
讓與人禁反言原則是否該廢除或限縮？
最高法院援引Westinghouse v. Formica[1]指陳讓與人禁反言係根基於公平性原則。亦即，公平的交易應排除讓與人貶抑其讓與標的之價值。但另一方面，上述判例亦說明該原則有其限制，雖然在侵權案件中讓與人不得聲稱專利無效，但可以爭論專利解讀方式。亦即，讓與人可利用先前技術來縮小專利範圍，以避免侵權判斷。
Minerva主張讓與人禁反言原則應廢除的論點有三點：
- 國會1952年的專利法已否認該原則；
- 即時上述為非，最高法院在Westinghouse後之判例，亦無法讓該原則繼續存在；
- 讓與人禁反言原則強加過高的門檻於無效性挑戰，而會使得較差專利繼續存在。
針對(1)，最高法院並不認為國會在1952年的專利法有否認該原則。35 U.S.C.
§282(b)規定：“專利無效性應該是任何侵權訴訟的防禦方式“，雖然Minerva辯稱”專利無效性應為每一個侵權訴訟的防禦方式“，但該觀點不僅會排除讓與人禁反言原則，亦會排除衡平禁反言原則、間接再訴禁反言原則等，因此會與許多先前判例牴觸，亦與立法概念不符。
針對(2)，最高法院亦不認為最高法院在Westinghouse後之判例無法讓該原則繼續。Minerva引用不同案件指稱最高法院亦曾駁斥（repudiate）該原則或破壞（eviscerate）該原則的基礎。但，最高法院認為廢除、駁斥與破壞等用語相差甚遠，且該些判例事實上仍維持該原則，僅針對該原則之範圍做規範。
針對(3)，最高法院並不認為為了排除較差專利的理由，足以支持廢除該原則。最高法院認為不需任何先例，該原則如同其他禁反言原則，反映了與他人交易時對於一致性的需求。
最後，最高法院認為讓與人禁反言原則在某些情況仍有可能被排除，例如：
- 讓與發生在發明人可保證某些請求項之有效性之前。例如，職務上發明的讓與；
- 之後的法律進展造成讓與時的有效保證沒有關聯性。例如，管轄法律的修正。
至於在本案中，“讓與時，專利申請案仍在申請中，受讓人之後修正請求項並沒有發明人給予意見“的情況，則須考量修正後之請求項範圍是否與讓與人對於有效性的保證一致。針對此，CAFC未能判別該原則的適用範圍，僅以不相關做排除有誤。
因此，最高法院再次確認讓與人禁反言原則有效，但發回CAFC重新判斷本案是否有排除讓與人禁反言原則的情況。
摘錄：陳昭佑 專利師
[1] Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Ins. Co., 266 U.S. 342 (1924)
