陳仕勳 台灣專利師 / 中國專利代理師考試合格 (111/01)
自從美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於2013年5月做出CLS Bank International v. Alice Corporation一案判決後，美國專利界隨即開啟了爭議不斷的數個年頭。在Alice一案後，由於美國專利及商標局(USPTO)與法院對於專利適格性(§35 U.S.C. 101)的判斷方式不一致，且兩者對於判斷標準的定義亦模糊不清，導致專利適格性的問題持續延燒，其中的重災區非為軟體相關專利莫屬。
近年來，軟體相關的專利申請案在專利審查階段因受到專利適格性的挑戰而被USPTO核駁的比例大增，並且，軟體相關專利在訴訟階段因受到專利適格性的質疑而被法院判處專利無效的比例，亦有顯著的增加。
為減輕專利申請人及專利律師在專利審查階段因為專利適格性問題所造成的負擔，USPTO在參議員Thom Tillis以及Tom Cotton的建議下，在2022年1月6號發佈了專利適格性延遲回覆(Deferred Subject Matter Eligibility Response, DSMER)試行計劃。按照當前規劃，USPTO將於2022年2月1日啟動DSMER試行計劃，並且初步試行至2022年7月30日止[1]。
DSMER試行計劃的具的目的在於，在USPTO針對一專利申請案發出審查意見(Office Action, OA)後，允許申請人延遲對該OA中與專利適格性有關的核駁理由進行回覆。具體地，申請人可以要求在解決了OA中與其他專利有效性問題相關的核駁理由後，最後再對專利適格性問題進行答辯。通過DSMER試行計劃，USPTO希望可以適度減輕申請人及專利律師在審查程序中的負擔，並且同時提昇審查效率。
USPTO指出，當一個申請案符合特定的參與條件時，該申請案的第一次核駁意見(first OA)將會自動被認定為是符合參與資格的申請案。於此情況下，審查委員將會在first OA中邀請申請人參與此試行計劃，而申請人可以選擇參與或不參與，並無強制性。
根據試行計劃的內容，一個申請案是否符合參與資格，包括下列參與條件：
(1) 申請案必須是被分派給有參與試行計劃的審查委員進行審查。其中，USPTO的所有主審員(primary examiner)都可以參與此試行計劃，但審查委員是否參與同樣無強制性；
(2) 申請案必須為沒有主張在先的正式申請案(non-provisional)的優先權之正式申請案(包含進入國家階段的申請案)，但是可以主張在先的有效優先權日(例如臨時案或PCT申請案)。並且，申請案不能使用加速審查程序(expedited prosecution programs)，但是終駁後的加速程序(expedited after-final program，例如AFCP2.0、QPIDS)則不在此限；
(3) 申請案的first OA必須同時包含專利適格性(101)的核駁以及其他與專利性有關(例如102、103、112、重覆專利等)的核駁。本條件以整份OA為判斷基準，不以單一個請求項同時被兩種以上的理由同時核駁為必要。其中，本條件所指的101核駁，包括不符合四種法定標的(process, machine, manufacture, composition of matter)的核駁，以及屬於法定例外且不具有明顯多於該例外之特徵(directed to a judicial exception without reciting significantly more than that exception)的核駁。
若申請人欲接受審查委員的邀請並令申請案參與試行計劃，則申請人必須要在時限內以電子方式提出PTO/SB/456表格並且進行回覆。若沒有提出上述表格，則即使申請案符合參與資格，審查委員仍會按照一般審查程序來進行處理。
需注意的是，一旦申請人藉由上述動作接受邀請並令申請案參與試行計劃，就不能夠要求撤回。然而，即便參與了試行計劃，但只要申請人願意，仍然可以在答辯中針對101核駁提出實質性的答辯意見。由此看來，參與試行計劃除了需要提出上述表格而稍嫌麻煩之外，對於申請人來說似乎並無害處。
如前文所陳，一旦申請人同意參與試行計劃，則申請人可以在答辯中主張要延遲提交針對101核駁的答辯(arguments)、證據(evidence)及請求項修改(amendment)等資料，並且這個延遲動作可以持續到此申請案的最終處置(final disposition)，或是到此申請案的其他所有主要核駁理由皆被撤回或消除為止(以先發生者的日期為主)。需注意的是，申請人可以要求延遲的部分僅限於與101核駁有關的答辯內容，但是申請人仍然必須對其他主要核駁理由進行答辯。
上述的最終處置，指的是下列各種處置中最早發生者：(1)核准通知(mailing of a Notice of Allowance)；(2)終駁(mailing of a Final Office Action)；(3)提出上訴(filing of a Notice of Appeal)；(4)提出繼續審查(filing of an RCE)；(5)放棄(Abandonment of the Application)。
值得一提的是，當申請人收到一個只有101核駁的非最終處置(non-final Office Action)時，雖然不符合上述處置的任一種，但此時申請人仍必須對此101核駁作出答辯。比較特別的是，當OA中包含了一個以上的101核駁時，申請人可以選擇針對部分的101核駁進行答辯，並且要求延遲對其他的101核駁的回覆。
筆者想要特別指出的是，在目前的實務經驗上，若一個請求項被認定為屬於法定例外且不具有明顯多於該例外的特徵，則申請人在進行答辯時常會著重於修改請求項以彰顯請求項中的進步性(inventive step)特徵，並且於答辯中強調修改後的請求項可以實現特殊功效。藉此，申請人可以主張請求項具有明顯多於法定例外(significantly more than the judicial exception)的特徵。也就是說，很多時候針對101核駁所提出的答辯內容，實質上會與新穎性、非顯而易見性的答辯內容產生關聯。也因此，USPTO特別指出，即使申請人延遲了針對101核駁的回覆，但是若申請人針對其他核駁理由所做出的回覆(例如針對103核駁對請求項進行了修改)同時克服了101核駁，此時審查委員仍然必須一併考量。
筆者認為，此試行計劃或可初步簡化申請人對於審查意見的答辯程序。眾所周知，在大多數情況下針對101核駁的答辯相對複雜，申請人必須耗費大量的處理成本來針對101問題進行分析與應對，因此也間接壓縮了申請人處理其他核駁理由的時間與空間。如前文所陳，在部分情況下申請人針對102、103等核駁所提出的請求項修改與答辯意見，皆可能能夠同時克服101的核駁。於此基礎上，若仍然要求申請人必須在克服了判斷標準相對不明確的101核駁後，才能夠接著處理其他的專利有效性問題，無論是對USPTO或是對申請人而言無疑皆會造成時間上的延宕，進而導致資源的浪費。因此，筆者認為可以觀望看看此試行計劃是否能夠為目前的專利審查程序注入一股活水，以降低申請人在處理軟體相關專利申請案的OA時的成本及壓力，並且令審查程序更為順暢。
USPTO目前持續徵求外界對於此試行計劃的意見，並且意見徵求將至2022年3月7日截止。
編輯人：陳仕勳 專利師
[1] Michael Borella. “USPTO Announces Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program.” Patent Docs <https://www.patentdocs.org/2022/01/uspto-announces-deferred-subject-matter-eligibility-response-pilot-program.html#_ftn2>.
