陳昭佑 台灣專利師 / 美國專利代理人考試合格 (111/01)
事實與案件歷程：
本案為CommScope Technologies LLC(下稱CommScope)及Dali Wireless, Inc.(下稱Dali)分別對於地方法院之判決上訴所組成。上訴爭點包含數個專利及數個有關侵權及有效性之爭點，但聯邦巡迴上訴法院(CAFC)僅針對兩個爭點：對於專利US 9,031,521(下稱’521專利)之侵權及有效性，提出意見。
案件背景為，CommScope對Dali提出侵權訴訟，而Dali亦對CommScope提出反訴。其中，’521專利為Dali之專利，其係有關於「用於無線傳輸之數位記憶前級失真之系統及方法(System and Method for Digital Memorized Predistortion for Wireless Communication)」。
主要爭點在於’521專利之請求項1中記載：「進行操作階段包含：將控制器關閉，以斷開表示功率放大器之輸出之訊號(performing an operating phase comprising: switching a controller off to disconnect signal representative of the output of the power amplifier)」。Dali指控CommScope之「FlexWave Prism distributed antenna system」(下稱FlexWave)侵犯’521專利。
兩造之間的爭執在於：FlexWave的選擇器開關(以下圖中標示SW)係持續地選擇二個功率放大器之間的回饋訊號，以計算前級失真值。
針對’521專利之請求項1中的上述記載，地方法院的解讀為：「將控制器切換至非操作狀態，以斷開表示功率放大器之輸出之訊號」。
在審判中，CommScope指稱’521專利因前案而沒有新穎性，其中前案Wright與本案較為相關，前案Wright亦揭示利用回饋訊號計算前級失真值，且其揭示類似於FlexWave。
最後，陪審團裁定侵權、專利有效、兩造皆有損害賠償。其後，地方法院拒絕兩造之依法逕為判決(JMOL)之請求、拒絕CommScope之新審判請求，拒絕CommScope之律師費要求。
兩造皆據此上訴。
爭點與法院見解：
本案主要爭點在於：
(1) CommScope 是否有侵犯‘521專利及‘521專利是否有效?
CAFC首先指出，雖然侵權與有效性為不同問題，但兩者相關，如最高法院所述「若較後，則為侵權者，其若較前，則會預期(專利技術)(that which infringes, if later, would anticipate, if earlier)」[1]。
在上訴理由中，CommScope爭執Dali並未提出證據證明FlexWave符合地方法院針對「將控制器關閉」的解讀，CAFC同意，因此撤銷原判決。另外，依據相同邏輯，CAFC維持‘521專利有效的判決。其理由如下。
針對侵權，Dali認為「關閉(off)」並不需要進一步定義，CommScope則認為應解讀為「將控制器切換至非操作狀態」，地方法院同意CommScope的解讀方式，並指出(1)當控制器被關閉；及(2)控制器關閉對系統的效果；確認兩者之差異對於兩造之爭執為必要的。
Dali針對該解讀方式並未提出有意義的挑戰，Dali僅在訴狀之註腳指出，其認為地方法院的解讀方式是無意義的，理由為「某物在系統每次回到訓練階段時需將開關打開，而某物即為控制器」。
CAFC認為Dali難以理解的挑戰方式應被駁斥。首先，只在註腳中的論點已喪失權利。第二，即使該論點在訴狀中，其並未被充足的建構。最後，該論點與訴狀中的其他部分並不調和：(1)聲稱地方法院的解讀方式未被挑戰；(2)在無效性的脈絡中使用該解讀方式。
因此，CAFC接著考量在地方法院的解讀方式下，是否有實質證據支持陪審團的侵權裁定。
Dali主要是根據其專家證人Kenney博士的證詞，指稱FlexWave之SW(如上圖)對應於‘521專利請求項1之控制器。然而，CAFC認為在Kenney博士的證詞中，並無法明確的知道其將被控侵權物中的甚麼元件對應至控制器；有可能是將SW對應至控制器、也有可能是將FGPA上控制開關的邏輯對應至控制器、或兩者的組合。另一方面，CAFC指出並不需要決定對應方式，因為Dali並沒有證據顯示FlexWave之下列各者進入「非操作狀態」：(1)開關本身；(2)控制器本身；或(3)兩者的組合。且，Kenney博士證詞的關鍵部分，從未指稱任一者為「非操作狀態」。
相對於此，CommScope之專家證人Wood博士則證稱FlexWave中之開關與控制器皆持續的作動，且Dali對於該證詞並未爭論。在上訴理由中，Dali認為上述爭論係為不足道的，重點是計算用於單一功率放大器之數位前級失真。
然而，CAFC指出在文意侵權案中，請求項的解讀是重要的，專利權人有責任顯示「適切解讀的請求項確實地讀取被控侵權物」。因此，CommScope依據地方法院的解讀方式並非微不足道的，而是適切地顯示Dali並未滿足其責任。再者，對於Dali之「單一功率放大器」論點，其不僅忽視「控制器切換至非操作狀態」的解讀，且矛盾地爭論「即使在系統層面，控制器是持續的作動….」。因此，由於Dali僅指控文義侵權，而沒有爭論均等侵權，因此證據並未證明被控侵權物有文義侵權。
再者，CAFC亦同意CommScope所述，基於Dali爭執有效性的理由，該論點並不成立。在有效性的爭點中，Dali為了與前案Wright區別，強調「非操作狀態」的重要性。
綜上所述，CAFC指出Dali不能同時爭執FlexWave侵權，又爭執‘521專利相對於前案Wrigh有新穎性。CAFC說明本案完全地落入「專利不可以像沒主見的人，一邊避免被預期一邊又發現侵權(patent may not, like a nose of wax, be twisted one way to avoid anticipation and another to find infringement)」[2]之規則。
針對有效性，CAFC認為CommScope之理由並無說服力，因此維持地方法院的判決。針對律師費，CAFC指出因地方法院針對勝方的論理並無變動，因此無須發回重審。
綜上，CAFC推翻地方法院之CommScope的侵權判決，並維持其他判決。
摘錄：陳昭佑 專利師
[1] Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530, 537 (1889)
[2] Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F. 3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2001)
